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補正後の単一性について
- 特許庁から進歩性違反の拒絶理由が通知された請求項１について、補正が必要か検討しています。
- 請求項２と３については拒絶理由が通知されていないため、現状のままで良いのか気になっています。
- 新たに追加した請求項１と２の補正が３７条違反になる可能性も考えられるため、確認が必要です。
- hatumeio
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- 法務・知的財産・特許
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＞A＋Ｂについては進歩性違反であることを考えると、 ＞このような請求項は、３７条違反になるため、 特許法第 37 条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。 特許法施行規則第 25 条の 8 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。 ２ 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。 ３ 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断する。 この辺の話ですね。要するに、Ａ＋Ｂの部分が「同一の又は対応する特別な技術的特徴」、即ち「先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」であるかどうかがポイントです。「先行技術に対する貢献」については、新規性がなければもちろんダメですけど、進歩性がないと即ダメということではなく、感覚的には新規性と進歩性との中間ぐらいだというような話を聞いたことがあります。 しかし、本願発明及び引用文献の具体的な技術内容を知らないと判断のしようがありません。技術内容を知っている専門家に相談するのが一番確実でしょうね。従って、担当審査官に電話して、 新請求項１．Ａ＋Ｂ＋Ｃを備える装置 新請求項２．Ａ＋Ｂ＋Ｄを備える装置 の補正が３７条違反と見なされるかどうか相談してみてはいかがでしょうか。 なお、上記施行規則の第３項でも規定されていますし、実際に同一請求項内での単一性違反はざらにありますので、Ａ＋Ｂ＋（Ｃ or Ｄ）にする補正は、Ａ＋Ｂの部分が「同一の又は対応する特別な技術的特徴」、即ち「先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」を有していないと判断されれば、３７条違反となり、最後の拒絶理由通知になることは十分あり得ます。 一方、Ａ＋Ｂの部分が「同一の又は対応する特別な技術的特徴」、即ち「先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」を有していると認められるのであれば、技術内容次第では、Ａ＋Ｂ＋（Ｃ and/or Ｄ）にする補正でも認められる可能性があります。その点についても審査官に相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
大変丁寧なアドバイスをありがとうございます。 Ａ＋Ｂ＋（Ｃ or Ｄ）にする補正が３７条違反の場合、最後の拒絶理由になるということは、補正制限によってＡ＋Ｂ＋Ｃ又はＡ＋Ｂ＋Ｄに補正できないのですね。 審査官に電話をして補正案Ａ＋Ｂ＋（Ｃ or Ｄ）の見解を伺うようにいたします。 進歩性はクリアしているのだから３７条は見逃してくれても・・・と個人的には思うのですが・・・ 本当にありがとうございました。