最後の拒絶理由通知

質問

最初に進歩性（29条2項）に基づく拒絶理由通知があり、意見書を提出しました。（補正はしていません。）

その後、記載不備（36条6項2号）に基づく2回目の拒絶理由通知が来ました。ところが、この拒絶理由がいわゆる「最後の拒絶理由通知」とされてしまいました。備考として、次のように記載されていました。

『是正することが特許法第17条の2の要件に違反しない程度であるため通知しなかった軽微な記載上の不備が補正されず依然として記載要件に関する拒絶の理由があり、その拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である。』

これは審査ガイドライン5.2.1最後の拒絶理由通知とすべきものの(2)(ii)に基づくものと思われます。

問題の発明は化学的プロセスに関するものであり、指摘された記載不備とは、そのプロセスで用いる膜フィルターの厚さの規定についてのもので、「厚さ数μ」とされていた「数μ」が不明瞭であるということでした。

このような場合、一般的に審査官はこの記載を具体的数値に置き換えることを要求しているものと考えられます。

しかし、膜フィルターの厚さは発明の作用効果にとって臨界的なものではなく、出願人には厚さに関する記載を削除するという選択肢もあります。

ここで問題となるのは、『最後の拒絶理由通知に対する補正は厳しく制限される』ということです。つまり、この場合、厚さに関する記載を削除する補正は、17条の2の4項2号の要件の違反になってしまいます。

最初の拒絶理由通知の際にすでに存在していた記載不備をその時点で指摘してもらえなかったばかりに、出願人は発明を不必要に限定せざるを得なくなってしまったのです。

このようなことがあってもいいものなのでしょうか？　審査官がこのケースでの2回目の拒絶理由通知を最後の拒絶理由通知としたのは、適切なのでしょうか？

回答No.6

noname#4746 · ベストアンサー

実務家の方に対してあれやこれやと助け船を出すのは、ご本人の今後にとっても宜しくないと考えますので、詳細な回答はしません。
　が、自分の回答を読み直して言葉不足を痛烈に感じましたので、閲覧者の方の為にも少々補足しておきます。

＞しかし、＃２の私の論点はご理解頂いたのでしょうか？

　ご質問は、「拒絶理由が不服だから撤回させたい。それにはどうすればよいのか？」ではなく、「審査官がこのケースでの２回目の拒絶理由通知を最後の拒絶理由通知としたのは、適切なのでしょうか？」ということなので、論点を承知した上で、審査官が「軽微な記載不備」と認定したと考えられる理由を書き込んだつもりですが。

　つまり、明細書の中で「本発明においては、膜をできる限り薄くすることが重要である」旨を記載している、というのであれば、出願人自らが「膜を薄くすることが、本発明では必須である」と認めていることに他なりませんから、審査官がこの点に基づいて、請求項中の「数μ」という限定事項を「軽微な記載不備」と認定したと考えられます。

　審査官の肩を持つ気は全くありませんが、明細書にどういう記載がなされているかがこちらには全然分からない以上、前回の時点では、「審査官はこの記載を根拠としてこういう認定をしていると推察されるので、それが実際にそうであるか否かをご自身で判別なさって下さい。否である場合にはそれなりに対処法もあるでしょうが、推察が実際と合致するならば、それを覆すことは困難です」という内容でしか回答のしようがありません。

　事実関係がよく把握できない段階で、闇雲に「一方が正しい」というような回答は、実務上でも絶対にしてはなりませんので。

　それに、出願人が「特許請求の範囲」に記載した事項であり、かつ補正もしていない以上、その点に関して「最後の拒絶理由通知としたのは、適切なのでしょうか？」と尋ねられたのであれば、「発明に必須の事項であると認定されるから、その権利範囲を明確にしなさい」とする審査官の方に分があるとしか言いようがありませんし。

　それはともかく、No.4の補足欄およびNo.5のお礼欄を参照すると、「どう対処すべきか」とのことのようですので、この点にちょっとだけ触れておきます。

　この件に関しましては、意見書で「補正されなかった請求項に存在していた拒絶理由であるから、最後の拒絶理由とするのはおかしい」と主張し、自由に補正するという対応の仕方もあります。と言うよりは寧ろ、審査官から「そういう主張でしたら、意見書で述べて下さい」と言われるかと思います。審査官の裁量行為になるので、実際にどのようになるかは審査官次第ですが。

　詳しくは、次の図書を参考になさって下さい（※この図書、実務家ならば側にあるのではと思うのですが）。

　佐伯とも子 氏著　「特許出願の拒絶理由への対応」　財団法人通商産業調査会発行

お礼

たびたびありがとうございます。

当初はもっと長々とした質問文を書いていたのですが、このサイトでは質問文の文字数の制限があるようで、短縮せざるを得ませんでした。
説明不足でご迷惑をおかけしてしまったこと、申し訳ありませんでした。

明細書をご紹介できれば、おそらく最初の時に適切なアドバイスをいただけたのだと思います。その辺がWEB相談の限界ということですね。

明細書中に裏付けがない以上、記載不備を解消するには厚さに関する記載をクレームから削除するしかないですね。アドバイスをいただいた通りの方向で意見書を書いてみようと思います。

回答No.5

x_box64

特許法・審査基準に対する知識の深さ・発明の分野の特殊性から個人発明家ではなく、特許の実務担当者とお見受けしました。
（違っていたらすみません。以下読み飛ばしてください）

困り度が低いこと・質問のご趣旨が拒絶理由の適否であることから正直いえば傍観するつもりでしたが、無償の相談とは思えない親切な回答がよせられており、書いてみることにします。

まず質問のご趣旨は本当に
＞「審査官がこのケースでの2回目の拒絶理由通知を最後の拒絶理由通知としたのは、適切なのでしょうか？」
でよろしいのですか？

もしあなたが特許の担当者であるならば、審査官が正しいかあなたが正しいかはどうでもよいことで、目的は安く適切な範囲で特許を取ることのはずです。
審査基準の解釈はあなたの説を支持します。
問題は審査基準には法的性格はないことです。
審査基準はいわゆる内規ですから、それに違反していることをもって則審査は違法というわけにはいきません。
つごう、質問は「前記の拒絶理由が発せられた場合どう対応すべきか？」が適当と思われ、それを前提にアドバイスを書きます。

意外と知られていませんが、審査官の行う手続きに「誤送扱い」というものがあります。もともとは文字通り「誤った発送」例えば出願人を間違えて送ってしまった場合の処理ですが、拒絶理由が著しく不適当な場合で出願人がすぐに指摘した場合（意見書ではなく面会や電話等で）には、まれに誤送扱いにしてもらえる場合があります。

拒絶理由が違法（特許法違反）ではない以上、誤送扱いが唯一、安く適切な範囲で特許が取れる方法と思われます。

特許庁へ通える距離にあるか、日当・交通費等を考慮にいれてもなお出願が重要な場合には、審査官との面接をお勧めします。
面接が叶ったら、拒絶理由がいかに審査基準に沿っていないかを縷々訴えます。審査段階では、審査基準違反は審査官に大きな圧力になります。面会が叶わない場合には電話で説得しましょう（ＦＡＸはフル活用します）。

この方法はスピードが命です。
例外処理なので時間がたてばたつほど解決は難しくなります。

条件があえば国内優先も考慮にいれてよいでしょう。

ご武運をお祈りします。

お礼

回答頂きましてありがとうございます。

ご推察の通り、個人発明家ではありません。困り度は、間違えました。

＃４の方からも教えて頂きましたが、審査基準違反は審査の違法性と結びつかないのですね。

なるほど、「誤送扱い」というのは思いつきませんでした。審査官と連絡を取って、拒絶理由が不適切なものであることを訴えて、拒絶理由通知そのものをなかったものにしてもらえばいいということですね。正に目から鱗です。

大変参考になりました。その線で頑張ってみようと思います。

回答No.4

iustinianus

poseidonさんのお怒りに、さらに油を注ぐような回答となることをまずお詫び申し上げます。

　poseidonさんは、審査官が「特許・実用新案審査基準」（審査基準、とします。）所定の要件を満たす場合には、いわゆる最初の（つまり、最後ではない）拒絶理由通知として特許請求の不備を指摘しなければ、拒絶査定は手続上違法となるとの解釈論を前提に、今回のご質問をなさったものと拝察いたします。
　しかし、拒絶理由通知に関する審査基準の趣旨は、特許法１７条の２の規定上、特許出願人が
・　最初の拒絶理由通知を受ける前
・　最初の拒絶理由通知を受けてから最後の拒絶理由通知を受ける前
・　最後の拒絶理由通知を受けてから特許査定謄本の送達を受ける前
の各段階において、可能な補正の範囲が異なっているにもかかわらず、同法にはいかなる場合に拒絶理由通知を発するのかが明確でなく、各審査官ごとに運用が不統一となるおそれがあることから、特許庁が、内部的な運用基準を設定することにあると解されます。
　行政法学においては、このような内部的規範は「通達」と呼ばれ、国家行政組織法１４条２項がその根拠規定であると解されています。

　ところで、行政機関は、憲法・法律の委任がない限り、国民の権利義務を設定・制限することは許されません（法律による行政の原理、憲法４１条など。国家行政組織法１４条２項も、命令・示達の名宛人をあくまで「所管の諸機関及び職員」としています。）。
　これを裏からいえば、行政機関が通達の形で国民の権利・義務に関する法律の規定について運用基準を定めたとしても、国民（及び裁判所）は、当該運用基準には拘束されない（国民は、運用基準に従わないことを理由に行政機関から受けた不利益処分を、運用基準とは異なる解釈を前提として争うことができます。最高裁昭和４３年１２月２４日判決など）反面、処分が当該運用基準に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではありません（最高裁昭和５３年１０月４日判決など）。

　もっとも、行政機関が運用基準を設定しながら、特定の者に対してこれを適用しないで処分を行った場合には、そのことについて合理的理由がなければ、その処分は平等原則違反として違法とされる余地があります（大阪地裁昭和４４年５月２４日判決、東京地裁平成８年７月３１日判決）。
　とはいえ、ご質問を拝見する限りでは、kawarivさんもおっしゃるとおり、審査官は、「本件請求項の『数μ』との記載を具体的数値に補正さえすれば、本件特許請求は、発明の明確性（特許法３６条６項２号）の要件を満たすところ、当該補正は、『明りょうでない記載の釈明』（同法１７条４項４号）にあたるから、あえて最初の拒絶理由通知に記載するまでもない」との判断のもとに、最初の拒絶理由通知においては何らの指摘もしなかったと推測されます。
　そうすると、このような審査官の判断が、前記の合理的理由を欠くものとはいい難く、したがって、平等原則違反の観点からみても、本件の審査過程に違法があったとまではいい難いのではないかと思われます。

　kawarivさんがおっしゃるような審査官との交渉が、どの程度の実効性をもつものかは存じませんが（kawarivさんを揶揄しているのではありません。表現が不適切であれば、申し訳ありません。）、膜の厚さを特定させられることにご納得がゆかれないのであれば、法律上の手続としては、現段階で最後の拒絶理由通知が発せられたのは不当であるとの前提のもとに、本件請求項を削除なさったうえ、補正の違法を（一つの）理由として拒絶査定がなされれば、拒絶査定に対する審判（特許法１２１条）をお申し立てになるしかないでしょう。
　そして、当該申立てが容れられなければ、出訴なさることになるのでしょうが、裁判所は当不当の問題には立ち入ることができませんから、poseidonさんのお立場は相当お苦しいものになると思われます。

　ご期待に添うような回答ではないことをお許しください。

お礼

iustinianusさん、ご回答ありがとうございました。

kawarivさんに教えていただいた方向で対処してみた結果、うまくいきました。No.2の補足欄に書いたような主張が効果的であったと推測されます。

iustinianusさんに教えていただいたように訴訟に持ち込むのは不利になりそうだったのでちょっと冒険でしたが、頑張ってみた甲斐がありました。

本当にどうもありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。

補足

回答頂きましてありがとうございます。

私は怒っているわけではなく、どうしたらいいかということを相談しているんですけど、誤解させてしまいましたら申し訳ございません。

なるほど、処分が運用基準に違背して行われても、違法にはならないんですか。そうなると、訴訟まで持ち込むのは不利ですね。なんとか特許庁内でカタをつけることが肝要ということになりますね。

何故限定しない方向に固執するかというと、発明の詳細な説明の中に数μを具体的数値に補正するための根拠・裏付けがないからなんです。ただ数μとしか記載されていません。従って、具体的数値を書くと、新規事項と見なされる恐れがあり、八方ふさがり状態にあるのです。

この状態で最後の拒絶理由通知扱いにされてしまうと、どうしようもありません。強行に頑張るしかないという状況に追い詰められています。

いずれにしましても審査ガイドラインに沿っていないのは審査官のミスではないかという気がしますので、何とかその辺を突いてみようかと思います。

参考のため申し上げますと、拒絶査定を覚悟するのであれば、対象とされている請求項を削除する必要はなく、該当部分の記載（厚さ数μ）を削除し、補正却下されて拒絶査定になった後に補正をすれば済むことだと考えます。

回答No.3

noname#4746

＞このケースは本当に膜の厚さは発明の作用効果に影響がないんです。
＞だから、厚さを特定する必要はありません。

　それならば、「厚みが数μである膜を使用する」ことを、請求項になぜ記載したのですか？　発明が徒に限定されないよう、請求項の記載には入念な注意を払うべきです。

　また、考えられるのは、「実施の形態」中において、「厚みが○○μｍである膜を使用しているので、……という効果（例えば、プロセスが円滑に進行する）がある。これよりも厚いと、この効果は得られない。」等の記載があることです。この場合、審査官に限らず、この特許技術を回避しようとする者も、「この発明においては、膜の厚みを数μｍオーダーにすることが必要不可欠なのだ」と解釈します。

　つまり、このような記載がなされているのであれば、請求項の「厚みが数μである膜を使用する」というのは、「軽微な記載不備」となります。

　膜の厚みに関して明細書にどのような記載があるかは存じませんし、「何故に最初の拒絶理由通知で指摘してくれなかったんだ！」というお気持ちは重々理解できますが、ご自身が出願時に請求項に厚みに関して規定をし、しかも、補正も行わなかった以上、私には、審査官の判断が正しいように思えます。

　どうしても納得できないようでしたら、拒絶理由通知書には審査官の連絡先が記載されているはずです。電話にて審査官に理由を問い質したり、面談を求めたりすることは可能ですので、トライなさってみて下さい。

※注・責めているわけでは決してありませんので、ご理解願います。

補足

再度の回答を頂きましてありがとうございます。

しかし、＃２の私の論点はご理解頂いたのでしょうか？

最後の拒絶理由通知にしたこと自体が、審査ガイドラインに沿っていないという気がします。審査ガイドラインに沿っていない拒絶理由通知は不適切ではないかと思います。

この線で頑張ってみようかと思います。

回答No.2

noname#4746

＞一般的に審査官はこの記載を具体的数値に置き換えることを要求しているものと考えられます。

　仰る通りです。

＞しかし、膜フィルターの厚さは発明の作用効果にとって臨界的なものではなく、出願人には厚さに関する記載を削除するという選択肢もあります。

　特許法第３５条第５項をご精読下さい。「…特許請求の範囲には、…各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と明記されています。

　出願人の真意がどうであれ、請求項に記載されている以上、その記載事項は、「発明を特定するのに必須の事項＝発明が備える必須の構成要件」として客観的に把握され、主観を挟み入れる余地はありません。
　そして、特許法上、補正が制限される段階になって「実は、この事項は不要なものです」と主張することは許されません。

　「不要な事項」なのであれば、最初から請求項に記載すべきではありませんでした。

　また、特許査定が降りる前や最後の拒絶理由を受ける前は、特許請求の範囲を拡張するような補正も可能です。
　審査請求時ないし最初の拒絶理由に対する応答時等に請求項の記載をもう一度見直し、不要な文言は削除する補正を行う等のご配慮をなさるべきでした。

　ご自身が自ら「発明を特定するのに必要な事項」として特許請求の範囲に記載し、しかも、補正ができる機会に補正もしなかったのに、「最初の拒絶理由通知の際にすでに存在していた記載不備をその時点で指摘してもらえなかった」というのは、厳しい言い方をするようですが、審査官にしてみれば、「出願人の勝手な言い分」です。

　いずれにしましても、ここで厚みに関する規定を削除することは、特許請求の範囲の拡張に該当しますので、ご自身がご理解されておられます通り、特許法第１７条の２第４項違背となります。
　明細書中の「発明の詳細な説明」に記載されてある具体的な数値とする補正にしなければ、特許法第５３条第１項に従って却下されることになるでしょう。

　特許庁の最後の拒絶理由の出し方（審査ガイドライン）が不服なら、そのガイドラインの運用を巡って提訴するという手はありますが、裁判官からは、私と同じようなことを言われるような気がします。これに関しては、「自信なし」ですが。

　なお、最初に「厚さ数μｍ」と書いていても同じことです。この拒絶理由の主眼は、「数μ（ｍ）」の具体的な範囲を確定させ、同業者間に無用な係争を生じさせないことにあります。
　このままの記載で特許になったとしたら、厚みが１０μｍである膜を用いようとする者は、この特許に抵触するか否かが判別できません。

　そういう状態を排斥するために、「補正で数値を具体的に表し、権利範囲を明確にしなさい」というのが、審査官の本音です。

補足

回答頂いてありがとうございます。

発明の内容をこの場で詳しくご説明できないのが残念なのですが、このケースは本当に膜の厚さは発明の作用効果に影響がないんです。だから、厚さを特定する必要はありません。これを特定すること自体、発明を不当に狭めるものとなってしまいます。

質問文に書いた審査ガイドラインの「5.2.1 最後の拒絶理由通知とすべきもの」の(2) (ii)には、次のように規定されています。

「明らかに新規性又は進歩性等の特許要件を満たさない旨の拒絶理由の他に軽微な記載上の不備があるに過ぎず、その不備を是正することが 第17条の2の要件に違反しない程度のもの（・・・中略・・・）であるため、その請求項についての新規性又は進歩性に関する拒絶理由のみを通知し、記載要件に関する拒絶理由を通知しなかった場合において、明細書が補正されず依然として記載要件に関する拒絶理由があるとき」

厚さに関する規定を削除する補正は「その不備を是正することが 第17条の2の要件に違反しない」ものではありませんよね？　だから、このケースが5.2.1の最後の拒絶理由通知とすべきもの(2) (ii)に該当するという判断は不適切なのではないかという気がします。

これに対して、審査ガイドラインの「5.2.2最後の拒絶理由通知とすべきでないもの（最初の通知とすべきもの）」の(2)、イ）(1)（←○に１です）には、次のように規定されています。

「最初の拒絶理由通知後に補正がされなかった請求項に存在していた拒絶理由、又は明細書若しくは図面の補正がされなかった部分に存在していた拒絶理由であって、最初の拒絶理由通知をする時に審査官が指摘しなければならないものであったがその時点では発見できなかった拒絶理由は、上記5.2.1 (2)に該当するものを除き、最後の拒絶理由通知とすることはできない。」

つまり、「上記5.2.1 (2)に該当するもの」以外は最後の拒絶理由通知とすることができないはずです。
このケースの場合、上述のように5.2.1 (2) (ii)に該当するという判断は不適切だ（即ち上記5.2.1 (2) (ii)に該当しない）と思いますので、最後の拒絶理由通知とすること自体が不適切だと思います。

いかがでしょうか？

回答No.1

First_Noel

＞「厚さ数μ」とされていた「数μ」が不明瞭であるということでした。

補助単位しかありませんから，「厚さ数μｍ」ならＯＫだったのではないでしょうか？
温度でも，「ガラス転移温度以上，分解温度以下」と言うような曖昧な書き方は
されますし．

補足

早速回答頂きましてありがとうございます。
でも、拒絶理由通知には、「厚さが特定できず不明瞭である」と書かれていました。
単位のせいではないと思います。