１７条の２第３項違反の拒絶理由通知に対する補正は・・・

質問

個人で特許出願をした者です。
審査請求後、２９条、３６条理由で拒絶理由通知が来ました。
これに対して、意見書と補正書を提出後、１７条の２第３項違反のみ理由で再度拒絶理由通知が来ました。（「最後」ではありません。）これには、「・・・と補正すれば、拒絶理由が解消する」とあったのですが、問題はここからでして、次の補正は、前回補正前か後かどっちの明細書等において補正をすればよいのでしょうか？私的には「補正後の拒絶理由通知だから、補正後の明細書等において補正すればよいのでは・・・」と思ったりするのですが・・・でも特許請求の範囲を補正すれば、これに伴って明細書等も補正しなければならない・・・それではまた前回の拒絶理由（２６条や３６条理由）に対する意見をしなければいけないのか・・・私にはわからなく困っています・・・。どなた様か何卒ご教授お願いします！！

回答No.3

kharrison · ベストアンサー

途中から失礼します。
個人で拒絶理由に対処されるのは大変ですが、いい経験にはなるとおもいます。もちろん、それより権利化を重視すべきなので、そんなことを言っている場合ではないのでしょうが。

さて、

＞次の補正は、前回補正前か後かどっちの明細書等において補正をすればよいのでしょうか？
>まだ１回しか補正していないのですが、この場合も補正後の内容に置き換わるのでしょうか？

補正には、遡及効があります。遡及効というのは、一旦、補正をすると出願当初から補正後の内容で書面が記述されていたものとして取り扱うということです（但し、遡及効に関しては特許法上はどこにも記載されてません）。よって、何回補正しようと、最新の補正内容が現時点での書面ということになり、質問者様の表現を借りれば、必ず上書きされてしまうということです。よって、次の補正は、前回の補正後の書面に対して行うことになります（あくまでも補正という行為の解釈はですよ）。

しかし、置き換わったからといって、特17条の2第3項により、実際に最初に出願した書面の範囲内で補正ができるので、新たな気持ちに戻って（笑）前回の補正前の状態に戻す補正（復活補正）をしても一向に構いません。

ですので、補正という行為は、理論上は前回補正の記載に対して行うものだけれど、現実には出願当初の範囲を出ない限り、どのように補正してもいいので、補正前後のどちらの内容に対して補正するかは全く意味のない議論だということになります。　現実の出願当初の範囲に収まるよう、自由に補正なさってよいと思います（とは言うものの...後述しますね）。

>私的には「補正後の拒絶理由通知だから、補正後の明細書等において補正すればよいのでは・・・」

いえいえ、２回目の拒絶理由通知は最後の通知ではありませんので、２回目の通知が来た時点で、当初の２９条と３６条の拒絶理由は解消していません。
で、さらに１７条の２第３項違反が来たということは、最初の補正の内容が、実際に最初に出願した添付書面の内容を越えるものだったということです。いわゆる「新規事項の追加」を行ってしまったということですね。

　現物の明細書・補正書を見てないので、なんとも言いにくいのですが、新規事項の追加を行った補正の場合、言葉は悪いですが前回の補正は「目茶目茶な補正」ということなので、前回の補正はチャラにして、（新たな気持ちに戻って）もう１回ちゃんとした補正をすべき...というのが常套手段だと思います。

そうしますと、ちゃんとした補正を行った結果、２９条と３６条の拒絶理由が解消したことを示す意見書を新たに書き起こす必要があることになります。（前回の補正をチャラにして、それとは内容の異なる補正をするわけですから、クレームの内容が前回補正後と変わってくる可能性が高くなり、結果的に前回の意見書は内容的に使えないのではないかと想像します。）

ご参考まで。

頑張ってください。

お礼

kharrison さま

　「遡及効」・・・非常にわかりやすい解説ありがとうございます。
また、私の知識レベルでご回答いただいたことに感謝します。
＞補正には、遡及効があります。遡及効というのは、・・・
ほんとうにわかりやすかったです。

　本当にありがとうございます。頑張ります！

回答No.6

noname#81972

まず最初に、特許事務所に依頼せずに個人で特許出願をした人の手助けを、弁理士を含めた特許事務所に勤めている人がすることは、同業者に対する背信行為にもなりかねないので、ANo.1, 2の方のようにこの業界（法律・実務）に詳しい本物のプロの方であれば、必要以上に詳しいことは説明できずに、弁理士に相談してくれと言うしかないということをご理解ください。

次に、ANo.1とANo.3とで逆の回答になっているのは、質問文が曖昧だからだということを認識してください。

＞次の補正は、前回補正前か後かどっちの明細書等において補正をすればよいのでしょうか？

これでは、２通りの解釈ができてしまいます。つまり、ANo.1は補正できる範囲はどの時点のものに基づくのかという観点で回答されているのでしょう。そしてANo.3は補正書中の変更箇所に下線を引く場合にどの時点の明細書等からの変更箇所に下線を引くのかという観点から回答されているのでしょう。（これについては、下の方の説明からわかると思います。）

しかし、拒絶理由通知に対する応答の際の補正後の１７条の２第３項違反のみ拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」ではないというのは、どうも現実離れしているように思えます。個人出願ということで審査官から温情でもあったのでしょうか。

特許法第１７条の２第３項の条文（現行法）を思い出しましょう。

「３　第１項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、・・・、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（・・・）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」

これに違反しているという拒絶理由通知ですので、補正の結果として生じた拒絶理由であることは明白です。このような拒絶理由のみを通知する場合には、本来は「最後の拒絶理由」となるはずです。

それはともかくとして、今回の拒絶理由通知の趣旨は、「現在の特許請求の範囲や明細書の記載は願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない。」ということです。従って、補正により追加された“新規事項”はすべて削除することが必須です。

それ以外については、幸いにも最後の拒絶理由通知ではなかったのであれば、補正できる範囲は１７条の２第３項に記載された通り。即ち、「願書に“最初に”添付した明細書等の範囲内」、つまり前回の補正前の明細書等に記載された範囲内で補正できます。（従ってANo.1は正しいです。）

例えば、当初の必須構成要件Ａに選択肢A1、A2、A3があったとして、その内のA3を前回の補正で（うっかり）削除してしまっていたとしても、最後の拒絶理由通知や拒絶査定でなければ、もう一度A3を復活させることが可能です。（これはANo.3にも書いてありますね。）

ただし、補正却下されたわけではないので、前回の補正は生きてます（つまり「上書き」）。次回の補正を行うときに補正箇所の下線を引く際には、現時点の明細書等からの変更箇所に（つまり復活箇所にも）引くのが正解です。（その意味でANo.3も正しいです。）

ついでに言っておくと、拒絶査定にならなかったということは、前回指摘された２９条や３６条の拒絶理由は一応解消されたものと判断されたと考えることができます。（これはANo.3の真ん中よりやや下の部分に書かれていることとは相反しますね。）いくら温情があったとしても、先の拒絶理由が解消されていなければ、いきなり拒絶査定になるでしょうし、「・・・と補正すれば、拒絶理由が解消する」なんてことは書かないでしょう。

しかし、前回の補正により追加された“新規事項”を今回の補正により削除した結果としてもしも前回指摘された２９条や３６条の拒絶理由が復活してしまうような場合には、もう一度前回の拒絶理由を解消できるような適切な補正をし且つ意見書も書き直すことが必要となります。「・・・と補正すれば、拒絶理由が解消する」と書いてあるので大丈夫だろうとは思いますけど、この質問文だけでは正確に判断することはできないので、この点だけは特に注意して下さい。

さらに付言しておくと、ANo.4の最後の付記部分に関しては、質問文中の「明細書等」という表現には問題はありません。何故ならば、出願日が２００３年７月１日以後のものであれば特許請求の範囲は明細書の一部ではなくて独立した書面ですし、それ以前のものであっても、明細書と図面は別書面であり、図面のみに記載されていることに基づいて補正を行うことが可能ですので、「明細書等」という表現は正しいです。（こんなものは審査基準にも出て来る言葉です。）また、ANo.4に書かれている「“広”告決定」などという制度はないし、「“公”告決定」も１２～３年も前に廃止されている制度です。今時そんなことを書いたら笑われるだけですのでご注意を。

最後に、もしもkamunekoさんの出願が２００７年４月１日以降にされたものだったとしたら、現行特許法１７条の２第４項の制限も受けますので、出願時に記載された範囲内で自由に補正することができると言うことはできません。こういう質問をするときは、出願日を明記して下さい。

回答No.5

sk6767

審査官にご自分で電話して確認されたらいかがですか？

人にもよりますが、親切に教えてくれる方も多いですよ。

補正案を作成してあるならば、正式な提出前に、ファックスなどで送ってみてもらうことができる場合もあります。

お礼

sk6767 さま

アドバイスありがとうございます。
皆様から頂いたありがたいアドバイスで、少しアタマが冷えました。

＞審査官にご自分で電話して確認されたらいかがですか？
はい、そうします。もう一度よく見直して、審査官に週明けにも電話で質問して、どこまで回答してもらえるかも聞いてみます。

　ほんとうにありがとうございました！！

回答No.4

touan

前回補正後の明細書に対して補正をします。折角、審査官が補正の内容まで示してくれているのですから、それに応じて補正することです。明細書の部分的な補正（文章変更）が不安でしたら、全文訂正の形式にすることもできます。ただし、指摘を受けていないところは、一切手を出さない（アレンジしない）ことです。
意見書は、「審査官殿の拒絶理由は「（拒絶理由通知書の文面そのまま）」というものです。これに対し、出願人は手続補正書を提出させていただきましたので、再応のご審査の上、広告決定の程、宜しくお願い申し上げます。」旨、記載しておきます。
なお、請求範囲の補正は、当然、詳細な説明の対応部分の補正が必要になります。これを怠ると、審査官から厭きられてしまいますので、十分にご注意を。
付記：請求範囲も詳細な説明も、一つの明細書の一部分です。「明細書等」は「？」です。

お礼

touan さま

　アドバイスいただき本当にありがとうございます。
陳腐な質問でも、みなさん本当に丁寧にご回答していただき、本当に感謝です。
大変ですが、がんばります。

回答No.2

kougan

＞補正をすると補正後のものに上書きされるものなのかどうか、ということだと思います。
２回補正をした場合は、最後の補正後の内容に置き換わります。また、２回拒絶理由をもらった場合に、今回通知されていない拒絶理由に対して意見書で反論する必要はありません。

なお、意見書などは安いので、弁理士に頼んでも１０万位です。相談だけなら無料で出来ますが、内容に関わるところは有料になるでしょう。

お礼

kougan 様

　アドバイスいただき、本当にありがとうございます！

＞２回補正をした場合は、最後の補正後の内容に置き換わります。
審査請求後の拒絶理由に対して補正して、これに対して拒絶理由が来たので、まだ１回しか補正していないのですが、この場合も補正後の内容に置き換わるのでしょうか？　恐れ入りますが今一度ご回答いただきたくお願いします！！

回答No.1

kougan

＞次の補正は、前回補正前か後かどっちの明細書等において補正をすればよいのでしょうか？
補正前です。正確には、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内で補正できます（特17条の2第3項）。

＞それではまた前回の拒絶理由（２６条や３６条理由）に対する意見をしなければいけないのか
個人で２９条、３６条違反の拒絶理由を解消できたのなら大したものなのですが、審査官の補正の指示に応じた補正をすると２９条、３６条違反の状態に逆戻りするのですか？発明の内容を書けとは言いませんが、拒絶理由をもっと詳しく書いてくれないと、回答不能ですね。

最後に、高額の審査請求手数料を支払っているのですから、中間手続きでダメにするのはもったいないですよ。６０日しかないのですから、今すぐにでも弁理士に相談すべきだと思います。

お礼

kougan さま

アドバイスいただきまして、本当にありがとうございました。

＞審査官の補正の指示に応じた補正をすると２９条、３６条違反の状態に逆戻りするのですか？発明の内容を書けとは言いませんが、拒絶理由をもっと詳しく書いてくれないと、回答不能ですね。
そのとおりですね・・・たぶん私の質問は、補正をすると補正後のものに上書きされるものなのかどうか、ということだと思います。つまり、補正後のものにさらに補正（補正後、変更したクレームに伴う整合性を図る補正）をしても、それはあくまで補正前のものを対象そしていて、補正はいったん白紙状態になり、再度改めて意見書にて説明する必要があるのかと思ったのです。上書きされるものであれば、意見書には「整合性を図る補正を行いました」で済むのに・・・（もちろん新規事項厳禁ですが。）と思ったのです・・・。弁理士さんに相談する経済力もなく（これまでにずいぶんお金つかったので）経過文献に同じケースをなかなか見つけられず、オタオタしております今日この頃です・・・。