補正か国内優先か

質問

特許出願後の、補正か国内優先につき、実務にお詳しい方の御回答とご教示をお願いします。
●旧出願書式の猶予ぎりぎりの金曜日に出願手続きしたため大慌てポカをやってしまいました。問題部分は２箇所。
１．請求項の記載文中、分類符号が重複。
独立請求項１で項目（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）を使い、従属請求項４で項目（ｄ）（ｆ）とやってしまいました。分類項目（ｄ）がミスで重複しています。本来、請求項４の（ｄ）は、（ｅ）とする積りでした。
そこで請求項４の（ｄ）の、（ｅ）への補正（第１の補正）を直ちに行う積りです。

２．第５の実施形態　の説明文の、配列順序が前後して
しまい、変数の定義部分と当該変数の演算部分の説明順序が逆転しました。即ち、段落のフレーズで、
【０３９１】前記変数　α　を用いて以下の演算がｘｘ
【０５０４】ｘｘを、変数　α　と定義する。
で、段落の数値がとんでいるのは途中ギッシリと他の
段落が埋まっているからです。
「前記変数」と記載した以上、脈絡から言って当然、定義
が先にくるべきでした。そこで、段落番号を入れ替える補正（第２の補正）を直ちに行う積りです。

●上記を踏まえて、質問ですが、
１）この場合、とるべき方法として補正が適当でしょう　　か。それとも国内優先出願すべきでしょうか？
２）補正の場合、「第１の補正」と「第２の補正」を、日　　をずらせて別々に２件として出すべきでしょうか？
　　この疑問の理由は、両補正を１件にまとめて出すと、
　　補正却下されたとき、何れがひっかかったのか、判明　　しないのではないかと怖れるからです。
３）補正却下のとき、あらためて再出願しますが、そのと　　き出願日は補正日まで遡らせることができますか？
以上、なにぶん宜しくご教示いただければ幸いです。

回答No.2

noname#144547 · ベストアンサー

弁理士受験生のhisanoriです。
なかなかレスがつきませんね。それもそのはずです。

　あなたは特許事務所の方、企業の知財部の方、或いは、自分で自力で明細書を書かれた企業の開発技術者ですか？
　上記の場合は、これは上司、知財担当者、又は担当の弁理士に相談したほうがいいと思いますよ。国内優先にするか自発補正で対処できるかは明細書全体を確認しないと的確なアドバイスはできません。
　残念ながら、私はそうとしかいいようがありません。
これからは明細書を作成するときは十分に注意しましょう。
　私見としては、１.については、明細書の発明の詳細な説明に記載されていれば、自発補正で問題ありません。
２.についても、他の段落にてαの定義をしているので、その前後を補正するのは、自発補正で大丈夫であると思います。但し、ちゃんと上司、弁理士さんに（この自発補正が拒絶理由にならないかかどうか）確認してもらいましょう。私は限られた情報でレスをしているので、私の意見が必ずしも正しいとはいえません。

　また、あなたの出願はもう審査請求をし、拒絶理由が来ている状態なのでしょうか？

また、拒絶理由がきていない場合、新規事項追加の補正を行うと、補正却下ではなく拒絶理由通知がされます。　従って、拒絶理由通知がされると、意見書を提出する期間が与えたれるので、そのときに、反論、説明することができます。従って、まだ拒絶理油通知が来ていなければ、下記の心配はありません。

＞補正却下されたとき、何れがひっかかったのか、判明　　しないのではないかと怖れるからです。

以上

お礼

ご回答有難うございました。丁寧にご教示いただき恐縮しております。私は小会社を運営し、どうしても必要な技術を開発して自力で書類作成し出願しています。
８月２９日にオンライン出願手続したもので、補正が必要なようなら週明け９月１日にも手続きしよう・週末で相談相手も生憎不在・そこで皆様のお力をお借りしようというのが本音でした。
ご指摘のように明細書全体に亘る判断が必要なので回答は期待薄かと覚悟してました。ですからご回答頂き非常に感謝しております。
週明けの今朝、知り合いの元審査官２人と、特許技術者（無資格者だが実務処理経験は非常に豊富）一人と、さらに特許庁の審査基準室のご担当（現役の審査官）一人の見解を教示してもらいました。結論から言うと、全員がhisanori様のご見解と殆ど同じでした。流石だと思いました。
例えば項目２について、「説明順序の入れ替えで構成や機能上の変更が発生しますか？また語句の挿入、削除はありますか？」「しません。ありません。ニューマター追加の発生はないと考えます」「ではその前提下で、入れ替えの補正は問題ないと一応言えます」「もうひとつは、説明順序の入れ替えでなく、前記の変数、となっているのを、後述の変数、と補正しようかとも思いますが」「一義的対応であれば一応問題ないでしょう」と、軽微に準ずる補正扱い（と言ったと思う）ということでは一人の例外もなく一致していました。
また以前（昭和３０年代前半）は条文にあった、補正却下に基づく出願の規定は国内優先出願の導入と共に消え、補正日に基づく遡及もないということだったので、慌てて補正の必要はなく、向う３年以内の審査請求時に一括補正すればよいと判断しました。また国内優先は向う１年以内にもし補充の必要が生じた際に行えばよいと判断しました。
私は６９歳のこれまで、弁理士試験と全く関わりのない研究開発屋人生でした。それだけに若手の方達への期待は大きいものがあります。是非、資格を取られ、洋々たる未来を開拓なさってください。知財会計（ＤＣＦやブラックショールズ微分方程式など、面白いですよね）や英文出願が国際標準になるなど、今後の重点テーマが山積しているようですから。重ねて、貴重なお時間をさいてご回答頂き本当に有難うございました。では合格を祈念しつつ、合掌。

回答No.3

Black_alive

＞上位概念の権利化で実務上重要なのは、均等論の処理と私は考えております。

＞ここで着目すべきは、作成側（弁理士や寄稿者）の考えではなく（こんなことはどうでもよいことで）審査側の考えですよね。決定するのは審査官ですから。

　？？？？

　均等論は、侵害か侵害でないかが問題となる場合に裁判官が判断することであって、審査官が判断することではないですよ？
　特許庁は、審査対象の出願が特許要件を備えているかどうかを判断するのであって、他の特許権に抵触するかどうかは判断しませんが？　判定制度というものはありますが、それはまた別の話です。

＞また例のフィットネス判決についてのご見解、是非、再度お教え頂ければ幸甚に存じます。

　「フィットネス判決」とは寡聞にして存じませんが、「フェスト＜Festo＞判決」であれば。これとは違うのですか？？　それでしたら、米国と日本とでは均等論の適用条件が全く異なります。

　いずれにしましても、均等論云々のお話は、元のご質問から大きく逸れます。別に訊きたいことがございましたら、別質問なさって下さいますようお願い申し上げます。

お礼

再度のご回答ありがとうございました。
ご指摘とおり、均等論は今回のＱ＆Ａから逸脱の虞があるので短く終わらせますが、一義的でないとされたクレームが出願当初の明細書に記載した実施形態から導出可能なことを主張する手段として、類似分野の均等論に基づく判例の論拠を適用しょうという、私の独善的な横紙破りの意図です。以前、拒絶理由通知時の面接で、裁判所が当該分野の別の事件で出した均等論が関与した判例を私が用意して審査官に呈示し主張したところ、参考知識とされ斟酌され、結果的に成功したことがありました。すなわち上位概念クレームを限定された実施形態から弾力解釈される際の基準として、均等論解釈を審査段階においても利用して頂くことを狙ったわけです。そして明細書作成時から上記を意図的に勘案する。

昨年５月、権利取得や行使に関るインパクトの大きい２つの判決（例のフェスト訴訟と、フィットネス訴訟（ＣＡＦＣ）：いずれも米国）がありました。フィットネス訴訟につき江上弁理士の解説サイトを紹介します。（米国アトーニーの講演）

http://www.central-pat.com/InfoUSP-CSSvFIFE.htm

とりわけ後半の江上弁理士のコメント（では今後、どう明細書作成するか）が示唆的です。勿論国内でも適用さるべきと考えます。

私はリーガルマインドの素養の全くない、一介のコチコチの技術屋経営者で、技術開発・管理総務・資金繰り担当兼任ゆえ、法律論なんぞに拘り合っている暇などありません。でもそれが仕事ではないけど何とか時間を作り、利用するための情報を収集しております。だから法務サービスに携わり、それを生業とする事務所や弁理士こそ業務として時間をさき勉強できる筈です。ゴルフコンペもいいけど、せめて有意な最新判例などは自ら発掘し咀嚼して逸早く水先案内をしてくれるところが一つでも多くなれば、と切に願います。

質問解決できましたので、これでクローズいたします。貴重なお時間を下さいまして、本当に有難うございました。厚くお礼申上げます。そして今後も是非宜しくご教示ください。

回答No.1

Black_alive

出願をご依頼された弁理士にご相談なさって下さい。

　もしかして、自力出願なのでしょうか？
　それでしたら、国内優先を視野に入れ、新たな発明が完成した時点で弁理士に依頼なさるようにした方が良いのではないかと思います。特許法を全く知らない者が自力出願した公開公報を読むと、法律文書としては抜け穴だらけで有効な権利として成り立たないものばっかりですよ。

お礼

ご回答有難うございました。全く仰るとおりです。
包括的且つ網羅的記載と、掛け声をかけるのは容易だが、実務となると学習効果的経験と場数と高い授業料（権利にはなったが効力の弱いパテント群）を体験せねばならぬ。げに、実務に最終ゴールはないというのが私の印象です。

私は出願する際に、以下を必須と心掛けています。
●上位概念クレームと均等論の巧妙な適用、および詳細説明でのバランスのとれた記述。
●カミソリで切ったような、些かの曖昧さもない論理的整合性の確保。
●一義（一意）的記述の巧妙な表現テクニック。
●「少なくとも」「一部または全部」「または／および」「或いは」「を含む」等の、問題になりそうな文言の慎重な使用テクニック。
●最近急増している３６条違反の回避テクニック。
●必須構成要件以外の無駄な要件の記載（技術構成の徹底的な咀嚼と吟味作業を怠ると、ついウッカリこれをやってしまう）
●必須構成要件の無駄な限定（開発技術者はいとも容易にこれに陥る：実用上の可能な範囲と、権利化目的に適う範囲とには明らかに乖離があることへの無頓着、態度の欠如）

さらに、権利取得もさることながら、事業では権利行使段階での権利のスパンと占有度のほうが重要なんですが、どう思われますか。

戻って、上位概念の権利化で実務上重要なのは、均等論の処理と私は考えております。ここで着目すべきは、作成側（弁理士や寄稿者）の考えではなく（こんなことはどうでもよいことで）審査側の考えですよね。決定するのは審査官ですから。
複数の元審査官殿に聞いてみた結果では、均等論の適用解釈は真っ二つに分かれていました。これだから、困るのですよね。権利を取りたい我々企業側としては対策に本当に苦慮します。また例のフィットネス判決についてのご見解、是非、再度お教え頂ければ幸甚に存じます。
繰り返し、ご回答ありがとうございました。