国際出願後の実施例追加

質問

国際出願して、国際公開されているという想定です（用途出願です）。
化合物群Ａ、Ｂ、Ｃ（それぞれ基本骨格が異なる）について、共通の用途の出願であるとして、このうち実施例があるのがＡのみだとします。普通に考えるとＢ、Ｃに関する部分については、実施可能要件を満たしていないとして無効とされそうです。そこで、ＢやＣについても成立させるべく、実施例をつけたいのが人情ですが、普通に追加してしまうと、新規事項の追加になるように思われます。合法的に追加するにはどのようにすればよいのでしょうか。
なお、日、米、欧への移行を考えているとして下さい。素人質問ですみません。

回答No.1

noname#9130 · ベストアンサー

なかなか回答がつかないようですね。そりゃそうでしょう、こんなことは特許事務所で働いて相当なキャリアを積んでいる人間じゃないとわかりません。そして、特許事務所で働いている人間はこういう質問は敬遠しがちです。何故ならば、本来お金をもらって乗るべき相談だからです。こんな公な場で無償で答えてしまったら、他の特許事務所の方々に叱られてしまいます。

本当ならば、特許事務所に行って相談して下さいと言いたいところですが、それじゃあまりにも冷たすぎるし、他ならぬoilpapaさんのご質問なので、日本の場合だけお答えしますね。

国際出願であろうとなかろうと、審査基準は変わりません。国際公開がされているということであれば、国内優先権主張もできませんね。

え～、基本骨格が異なる化合物群Ａ、Ｂ、Ｃについての用途発明で、実施例があるのがＡだけということですね。

でも、私には発明の内容、つまりＡ、Ｂ、Ｃの基本骨格がどの程度違うのか、共通の用途というものがどういうものなのかがわからないので、ここで正確なことを言うことはできません。飽くまで一般論としてお聞き下さい。

こういう場合、ＡについてのデータからＢ、Ｃについても同等の効果が得られるということが当技術分野において常識的なことであれば、拒絶されないこともあり得ます。常識的とまでは行かないけど可能性はあるかな？という程度であれば、拒絶理由通知の中で審査官の方からデータの提出を要求してくることもあります。逆に、データの提出を要求してこずに単純に拒絶してきたら、Ｂ、Ｃについては削除しなければならないでしょう。

拒絶理由通知をよく読めば、どちらにすべきかが見えてきます。

まあ、基本骨格があまりにも違うということであれば、ほとんどの場合Ｂ、Ｃについても同等の効果が得られるということが常識的だということはないでしょうし、可能性があるかな？と思ってくれることも稀でしょう。従って、データを追加することはまず認められないでしょう。

> そこで、ＢやＣについても成立させるべく、実施例をつけたいのが人情ですが、普通に追加してしまうと、新規事項の追加になるように思われます。

その通りです。国内企業があまりにもそういうことを繰り返すので、新規事項の追加についての規制が厳しくなったものと認められます。そういう背景がありますから、特許庁側もこの点については厳格に処理します。合法的に追加するような抜け道はありません。

でも、データがすでに用意されているのでしたら／データを用意することが大変ではないのならば、ダメ元で提出してみてもよろしいんじゃないでしょうか。それでダメと言われたら、その時点で削除することも可能です。

いずれしても、今後は出願する前又は出願から１年以内の国内優先権主張出願が可能な期間内にキッチリ実験データを揃えて出願するようにして下さいね。

欧米についても基本的には同じですが、もしかしたら可能性があるかも知れません。（これについては全く自信なしです。）　外国出願に強い特許事務所を探して相談してみて下さい。

お礼

いつもお世話になっています。
実務経験が浅く、この世界の常識が分かっておりませんので、厄介な質問をしてしまいました。今後もルール違反があれば、ご指摘いただければ幸いです。
さて、お答えいただいた内容ですが、大変よく分かりました。自分でもいろいろと調べてはみたのですが、どう考えても私のケースでは、実施例を追加すれば新規事項の追加になると思われました。そうすると、明細書に追加するのはほぼ不可能でありますので、脈があるとすれば実験成績証明書ぐらいか・・・ということですね。
これからもいろいろとご教示下さい。