国内優先権主張

質問

実際にあった話です。（少々大雑把ですが、時系列的には概ね正しいです。）

出願人甲が発明イに係る特許出願Ａをした。
Ａの出願の日から１年後に、同じ出願人甲が発明ロに係る特許出願Ｂをした。
Ｂの出願の日から半年で特許出願Ｂは乙に譲渡された（名義変更）。
ほぼ同時期にＡが出願公開された。
上記譲渡後であってＢの出願の日から１年経過する前に乙はＢを基礎とした国内優先権主張を伴う特許出願Ｃをした（発明ロ＋α）。
発明ロが先願Ａに係る発明イと同一であると認められた場合、出願Ｃは先願Ａに基づいて特許法第29条の2で拒絶されるか？
（但し、Ａの発明者とＢの発明者とは同一ではないものとする。）

（弁理士試験の問題を見慣れている方にとってはちょっと用語は適当ですが、お許し下さい。）

実際のケースで言うと、イはある化合物ａの用途発明でした。ロは化合物ａのラセミ体の内の一方（ａ１）の用途発明（全く同一の用途）でした。ａ１の方が作用効果の点で優れていました。化合物発明の場合、立体異性体の存在が明らかであるときには化合物ａに関する発明に係る先願があれば化合物ａ１に関する発明については特許されませんが、用途発明については新規性が認められて特許になりました。（新規なのかどうかは多少疑問ですが、現実のことですし、疑問点は下に述べることですので、さらりと聞き流してください。）

でも、もしもこの実際のケースとは違って新規性が認められなかった場合にはどうなったのでしょうか？
もちろん39条1項に基づく拒絶対象にはなりますが、29条の2での拒絶は免れたのかどうかというのが疑問点です。
さんざん考え、色々調べたのですが、いまだに正解が出ません。
（なお、ご回答に対するお礼は1/15以後にさせていただくことをご容赦下さい。）

回答No.3

noname#4746

・・・・・☆▲◎□！？　え！？
　特許庁って、そういう見解を出すんですか！？

　まあ、法律自体、そういう状況を想定していないのでしょうし、特許庁としては法に従うしかないのですが、それにしても・・・。

　申し訳ありませんが、今は、「青本」や「吉藤」を持ち出して詳しく検討している時間が充分に取れません（休養宣言した個人的事情その２：最近あれこれと時間の制約が多いため、１０分程度で回答できるようなご質問にしか回答できない）。ので、Yoshi-P さんが満足できるようなアドバイスないし回答は、ちょっとムリかもしれません。
　曲がりなりにも工業所有権に携わる者にとって残念ではありますが・・・・。

　とりあえず、「それじゃあ特許法なんてザルじゃないか！」と遠くから吠えておきます（苦笑）。

●追伸
　まあ、世の中には、謎があった方が楽しいこともあります(^^；)。

●余談
　そうですね、他にも専門家がいらっしゃったことは知っているのですが、最近は参加されていないようですね。まあ、何らかの事情があるのでしょう。

お礼

kawarivさん、ご回答ありがとうございました。
解決しそうもないのでそろそろ締め切ります。
どうもありがとうございました。

補足

すみません。質問文中に間違いがありました。
「イはある化合物ａの用途発明でした。ロは化合物ａのラセミ体の内の一方（ａ１）の用途発明（全く同一の用途）でした。」
ではなくて、
「イはある化合物ａの用途発明でした。ロは化合物ａの立体異性体（ｂ）の用途発明（全く同一の用途）でした。」
でした。
質問文に書いたようなケースでは用途発明でもたぶん新規性は認められません。失礼しました。

なお、このケースのようなことがまかり通ると様々な不公平なことや法の抜け道も多々生じてきます。これらのことを考えると結構おもしろかったと記憶しています。
私は様々なケースを想定してめちゃくちゃ長い意見書を書きました。（笑）

当分受付中にしておきますので、またお時間が空いたときにでも考えてみてください。

お忙しいところに難解な質問をぶつけてしまい、まことに申し訳ありませんでした。

【独り言】特許事務所を通さずに個人で出願してこんな拒絶理由に遭遇した場合、うまく対処できるのでしょうか？

回答No.2

noname#4746

＊補足欄のコメントを読んで

　第４１条第２項は、「優先権主張を伴う出願（出願Ｃ）において、その基礎である先の出願（出願Ｂ）に記載されていた発明の新規性・進歩性その他についての判断は、出願Ｂの出願当時の技術水準等から判断する。一方、追加された発明の構成（α）については、優先権主張を伴う出願Ｃの出願日を基準にして判断する」という規定ですよね？

　ですので、「α」が出願Ａの明細書や図面に記載されていないなら、出願Ａに基づく第２９条の２の適用はないと思いますが？

　また、この規定は、第２９条の２のただし書き、すなわち、「出願の時点で出願人が同じであれば、第２９条の２の本文の規定を適用しないこともある」を否定するものではないので、この点でも結論は変わらないと思いますが？

　私の方が何かしら考え違いしてますでしょうか？　条文の解釈違いとか。

　まあ、帰国されて落ち着いてからゆっくり考えましょう（笑）。

お礼

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。
また、質問しっぱなしで旅立ってしまった無礼をお許し下さい。
こんなことをすると気になって気になって。（笑）
何とかPCを見つけて回答のチェックはしたものの、日本語IMEが入っていないので入力できず、取りあえず英語で補足を入れましたが、kawarivさん相手に変な英語は書けないので簡単なものにとどめました。私程度の実力で辞書なしで長々書いたらボロが出るに決まってます。（笑）
それに、「せっかくリゾートに来たのに何やってるの？」と叱られそうだったというのもありまして。(^^;)

ところで、日頃の習慣で"Mr."と書きましたが、正しかったのでしょうか？　間違っていたらごめんなさい。なお、これについてはご回答頂かなくてけっこうです。個人情報は秘密にしておきましょう。（笑）

さて、前置きが長くなりましたが、このケースは、もう何年も前のものなんです。ずっと疑問には思っていたんですけど、取りあえず特許になってしまったし、その後同様のケースにも遭遇しないので、「まあいいや」で済ませていました。でも、よく考えてみればせっかくこのサイトでkawarivさんのような優秀な方に出会えたし、専門家だからといって質問してはいけないということもないだろう、ということで、質問を立ち上げることを、旅行直前に突然思い立ちました。（ご復帰祝いということもありまして。（笑））

発明αについてですが、元の出願Ｂではメタロセン（だったかな？）の金属部分が特定のもの（確かCo）のみだったのを、出願Ｃでは同族（だったと思います）のいくつかのものに拡大したものです。実施例の追加もなかったので「いいのかな？」と思いつつも出願人に指示されるままにクレームのみを拡張しました。進歩性については拒絶理由にならなかったので、この点については無視してもいいと思います。

ということで、この質問の真意は、国内優先権主張についての出願日遡及効果の適用範囲の解釈にあります。特許法第41条第2項に、
「前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（・・・）についての・・・第29条の2本文、・・・の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。」
とあります。「本文」というのがキーワードです。

第29条の2ただし書き「ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。」が何故第41条第2項において除かれているのかということです。
拒絶理由通知をもらったときに、審査官は出願Ｂの時点で出願人が同一であることに気がつかなかったのではないかと思い、電話して問い合わせてみました。案の定だったのですが、調べて頂いた結果、（『おかしいとは思うが』という注釈付きで）41条2項で「本文」とされているので出願人同一の判断は出願Ｃの時点ですることになるというご回答を頂きました。

分割出願や変更出願の場合も同様のことが起こり得ますが、それらについては審査便覧の方で救済措置がありました。（これについては、今は手元に資料がないので、後ほど補足します。）

私の事務所の中でもちょっと話し合ったところ、ただし書きが除外されているのだから遡及効果はない、法律でそうなっているんだから仕方ない、などという浅はかな意見もありました。でも、私個人の考えでは、もしも名義変更がなければ当然29条の2ただし書きによる救済措置が適用になって拒絶を免れるものなのに、名義変更（及び国内優先権主張）という正当な行為を経た結果拒絶されることになるというのは、到底納得がいきません。

どこかに解釈の間違いがあるのではないかと思い、専門家の皆さんにも一緒に考えて頂きたいと思って、質問することにしました。（実をいうと、私が登録する前にはこのサイトに専門家の方がもっといらっしゃったようなのにその後回答されていないので、こういう質問ならばご回答いただけるのではないか？という期待もありました。）

質問文にはこのようなことを書いてありませんので、混乱させてしまったかも知れません。800文字という文字数制限があり、このように詳しいことを書けませんでした。その点については申し訳ありませんでした。どうかご容赦下さい。

私の疑問点は上述の通りです。

なお、余談にはなりますが、登録者が増えて弁理士試験を目指す専門家の方が増えれば、この手の質問も当然増えると思いますし、世界知識資産を目指す以上はより高いレベルでの質疑もあってしかるべきだと考えます。当然ながら、ビジネス＆キャリア > 特許のカテゴリーのレベルの質問ではないですよね。そのことを十分考慮に入れながらの質問でした。（笑）

補足

お礼の欄に書いたことですが、次のようになっています。

「経済産業関係法令集特許編（II）
第４章　特許実用新案審査便覧
４３．特２９条の２
４３・０４　出願人同一の判断の仕方
（・・・・・）
４．当該出願が分割又は変更出願であるとき、出願人同一の判断は遡及時点で行い、その遡及時点のもとの出願の出願人を当該出願の出願人とする。」

元々は、２９条の２の拒絶が適用となるものを、名義変更してから分割出願することによって拒絶を免れるという抜け道をなくすための規定のようですが、見方に変えれば救済措置ですね。
担当審査官からのご回答は、国内優先権主張についてはここに書いてないから残念ながら救済するための根拠がないというようなことでした。

回答No.1

noname#4746

出願Ａ・・・発明イ→化合物ａの用途
　出願Ｂ・・・発明ロ→化合物ａ１の用途
　出願Ｃ・・・発明ロ＋α

　「α」に相当する発明は何でしょうか？

　それはさておき、出願Ｃが出願Ａによって特許法第２９条の２で拒絶されるか否か、ということですよね？　

　「Ｃの出願時期とＡの公開時期がほぼ同時」というのが引っかかるのですが、そもそも第２９条の２は、先願Ａの公開がＣの出願よりも後でないと適用されません。この点をご確認ください。

　先願Ａの公開がＣの出願よりも後であるとしても、特許法第２９条の２は、「後願Ｃの特許請求の範囲に記載された発明の構成＝先願Ａに記載された発明」であるときにはじめて適用となりますから、「α」が先願Ａに記載されてなければよい、ということになります。

　さらに言えば、第２９条の２には、「ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない」というただし書きがあります。「出願の時点で出願人が同じであれば、適用しないこともある」という意味なので、ご質問のケースは、そもそもこれに該当すると思います。

　もっと突っ込むなら、先願に上位概念だけ記載されていて具体的な下位概念の開示がない場合、下位概念に相当する特定の物質が想像を絶するほどの作用効果を奏するものであれば、当該物質（ないしその用途）は、「先願から容易に想到し得るものではない」として進歩性が認められ、特許となることもあります。

　ということだと思うのですが、私の認識に誤りがありましたら、補足下さい。

●余談その１
　このご質問は、「ビジネス＆キャリア」のカテゴリに属する「特許」の範疇を超えていますね。。。「特許法をどう解釈するか」ということになりますから、「法律」で投稿されてもよかったかもしれませんね（と言っておこう^^；）

●余談その２
　この欄に個人的なメッセージを書き込むことはあまり宜しくないので余計なことは言わないようにしているのですが、
　「隠れたメッセージ」は伝わっております。お気遣い、ありがとうございます。

お礼

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。
いつものことながら、悩ましいケースにつきあわせてしまって申し訳ありません。
このケースは、条文と実務との違いが浮彫りのようですね。
弁理士試験の場合にはどのようになるのか、すごく興味深いんですけど、結局は条文通りなのでしょうか。
なお、余談ですが、以前専門カテ以外は遊ぶというような話をしていましたが、どうも私は勘違いしていたようです。和み系への回答はもうやめることにしました。申し訳ありませんでした。

補足

Dear Mr. kawariv:

Thank you for your answer to my question.

I'm now in Hyatt Regency Saipan, no Japanese IME being available in this computer.
I apologize for my response to you in English.

Please see Article 41, Paragraph 2, of the Japanese Patent Law.

I'll be back to Tokyo tomorrow. See(?) you again.

Yours truly,

Yoshi-P