優先権と実施例の関係について

質問

ある用途Ａに関する用途出願（国内）があるとします。クレームには、用途Ａと、Ａの下位概念にあたる用途ａとｂが記載されていますが、実施例は用途ａについてしかありません。そこで当該出願を基礎として優先権主張し、用途ｂに関する実施例を追加して出願したとします。このようなケースの場合、用途ｂについて、優先日から後の出願の日までの間に第三者の出願があった場合、後願として排除できるのでしょうか。基本的なことで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

回答No.1

noname#9130 · ベストアンサー

またなかなか回答がつかないようですので、そろそろ私が回答させていただきますね。

> 用途ｂについて、優先日から後の出願の日までの間に第三者の出願があった場合、後願として排除できるのでしょうか。

後願に対する拒絶理由通知作成の段階では、先願明細書に具体的な実施例があるかどうかなど考慮しないでしょう。従って、第三者の出願に対しては先の用途出願の存在により特許法第２９条の２に基づく拒絶理由通知がされるものと考えられます。

その後のことがどうなるか（最終的に拒絶されるのか、意見書における反論によって覆せるのか）についてはケースバイケースです。用途発明と言っても多種多様ですし、明細書の書き方によっても大きく変わってきます。一般論として論じることは到底できません。専門家（特許事務所／弁理士）の所に行って具体例を示して相談してください。

また、用途ｂについて第三者の出願が先願になってしまうかどうかについても、極めて微妙で、ケースバイケースで違ってきます。これも具体例を示していただかないと到底判断できませんし、そこまで無償でやるつもりもありませんので、専門家の所に相談に行ってくださいね。

念のために申し上げておきますと、私は条文上に書かれていることにプラスして実務レベルの経験にも基づいて回答を書いています。実務経験のない人だったら、
「第三者の出願は排除される」
「国内優先権主張出願も用途ｂに先願があることになって拒絶される」
という単純な回答になるかも知れませんね。

お礼

いつもいつもありがとうございます。
意見書によって反論できる可能性があるということが分かっただけで十分です。おっしゃる通り、条文だけを見ると、29の2で拒絶されると思います。
今後もよろしくお願いします。