共願出願後に類似発明を単独出願できる？

質問

特許に関して素人なので教えていただけると幸いです。
現在、自分の会社と他の会社で共願にて、ある技術（技術A）を
ある特定の用途（用途X）の発明として特許出願をしようと準備
しています。
ただ、自分の会社としては、技術Aを今後まったく別の用途（用途Y）へ
展開しようと考えています。
このことは他の会社にまだ了解は得ていませんが、今後相談しようと
思っています。
質問なのですが、技術Aを用途Xに共願出願した後に、
他の用途（用途Y）での発明として技術Aまたは、
改良を加えた技術A＋BまたはA'を自分の会社単独で
出願できるのでしょうか？
特許に詳しい方からは、1年半以内であれば出願できると
言われたのですが、この1年半以内というのが具体的に
どういう意味なのかよくわかりません。
すみませんが、どなたかご教授いただけますでしょうか。
お願いします。

回答No.3

gorogoro23

他の回答者様のおっしゃる通りですが、補足します。

一年半前に出願して、AとA+BまたはAダッシュが実質同一と判断された場合、

共同出願なら技術A+BまたはAダッシュ自体は２９条の２で拒絶されませんが、
単独出願なら(後で共同出願に名義変更したとしても)拒絶されます。

上のどちらの場合でも、A+Y(A+B+YまたはAダッシュA+Y)に進歩性があればこちらの方法発明については特許され得ます。

回答No.2

noname#88110

正直ちょっと専門用語抜きで説明するのが難しい質問ですね。
条文に目を通していただきたいのは、特許法の29条2項（進歩性）、29条の2、38条（共同出願）です。
先の回答者の方がおっしゃった先願（39条）は、そもそも同一の発明を出願するのでなければ拒絶されないので、今回は関係ないと思います。

・29条2項
1年半経つと共同出願が公開されます。公開されると誰でも見ることができます。
で、誰でも見られる技術から簡単に思いつく発明は特許がもらえないわけです。
だから、強力なライバルである今回の共同出願が公開される前に出しなさいと言ったわけですね。
1年半以内に出願すると、技術Ａの難しさ、用途Ｙの難しさがともに評価されます。1年半後以降に出願すると、Ａそのものは発明としては無価値で、用途Ｘから用途Ｙに転用するのがどれだけ斬新な発想であるかのみで勝負することになるのです。
逆に言えば、ＸからＹへの転用が一般に行われない場合や、ＡをＹに用いるのに不都合が生じるところを工夫して解決した場合などは、たとえ1年半後であっても特許になる可能性が充分あります。

ただし、1年半以内に出願すればいいかというとそうでもなく。

・29条の2
「特許請求の範囲」と「明細書」の区別はご存知ですよね。
おそらく共同出願では、ＡをＸに用いる発明が特許請求の範囲に書かれていると思います。明細書にも。
ですが、もしも共同出願の明細書にＡ＋Ｙ、Ａ＋Ｂの発明も記載されていると、（特許請求の範囲には書かれていなくても、）これからする出願は拒絶されることになります。
説明が難しいので、なぜそうなるのかは割愛しますが。
ということで、今回の共同出願の書類を一度確認してみて下さい。

・38条
発明をした人に断りなく、発明を知った他人が出願するのがよくないのは感覚的にわかりますよね。共同で成し遂げた発明について、片方が権利を独り占めするのも同様でしょう。
38条はそういう規定です。
で、Ａ＋Ｙとか、Ａ＋Ｂの発明者って誰なのでしょうね？
Ａが発明の大事な部分だとしたら、質問者さんと他の会社による共同発明ですよね。この場合、単独で出願すると38条を理由に拒絶されたり無効になります。
一方で、Ｙに用いることや、Ｂを付加することが発明の大事な部分なら、質問者さんの単独発明になる。この場合、単独で出願して権利化できます。
どちらのケースかの判断はかなり難しいですので、これはもう博打みたいになってしまいますね（正直、判例を参照しても本件でどちらだと判断することは無理だと思います）。
ただし、38条に関しては1年半後以降に出願したほうが有利です。なぜなら、共同出願が公開されることによって、「Ａが発明の重要な部分」ということは絶対になくなるからです。Ａはもう公開された技術ということになりますから。単独で出願しても38条に引っかかることはなくなります。

まとめ。
1年半以内に出すことで有利な点と不利な点があります。
他の会社との関係を良好に保ちたくて、かつ用途Ｙや技術Ｂ付加の斬新さに自信があるならば、1年半後以降に出願したほうがいいかもしれません。

お礼

大変御丁寧なご説明ありがとうございました。
1年半以内という言葉の真意がよくわかりました。
また、特許出願の取り進め方の奥の深さも良くわかりました。
素人の私では、なかなか各条文の関係がイメージしにくかったのですが、すっきりした感じがします。
今後、会社内と弁理士の先生とも打ち合わせて
どの方法が一番良いか考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

回答No.1

shintaro-2

>このことは他の会社にまだ了解は得ていませんが、今後相談しようと
思っています。

出願することは勝手ですが

それが許されるかどうかは
まず、契約の内容に依存します。

次に権利取得可能かどうかという観点からは、発明の内容が似通っている場合、先の出願が出願人が同一ではないために公知ではありませんが、先願として拒絶理由に挙げられます。
従って、新しく出願する発明の”別の用途”という内容次第です。

1年半というのは、多分先の出願が公開される（公知技術となる）かどうかを問題にされていると思います。

これ以上のことは、中身を詳しく検討しないと何も言えないので、
会社の法務、知財部門、弁理士さんに相談してください。

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
他社との契約についてはご説明しておりませんでしたが、
契約範囲外の内容での単独出願を考えております。
ただ、道義上勝手に出願するのは、問題があるような気がしています。

特許になるかどうかは内容次第ということで、
可能性はあるとのご見解と理解いたします。
ただ、1年半以降でも、内容次第では権利取得可能なのでしょうか？？もしよろしければまたご教授いただけますと幸いでございます。
どうもありがとうございました。