利用発明として後願出願が可能でしょうか？

質問

Ａ社の特許公開済みの『○○製品の製造方法』で製造されたＢ製品を
Ｂ製品を購入するにあたりＡ社と契約を結び購入し
そのＢ製品を利用して、Ｃ製品を開発/発売したいとＤ社が考えているとします。
Ｂ製品を購入しＣ製品を販売することは特許法上合法だと思いますが、
１）Ｄ社が競合する他社に対してＣ製品発売後に模倣品を販売されることを牽制したいこと
２）Ａ社の『○○製品の製造方法』で製造されたモノの効果、効用を製品販売時に広告等で宣伝をしたいこと
の２つを考えていた場合に
Ｃ製品をモノの発明として出願及び権利化が可能かどうか？検討したとします。
この場合にＡ社の許諾があれば、権利化の部分は除いたとしても出願は可能なのでしょうか？
（Ｄ社の考えとして、権利化は無理でもとりあえず特許出願をしておき
一定期間でもＣ製品の模倣品が他社から販売されるのを牽制したいと考えているとします。）
新規性の部分では抵触し拒絶されると思うのですが
進歩性の部分ではどうなのでしょう？
又、Ａ社の『○○製品の製造方法』もＥ社のモノの発明で出願/公開されている先行技術を利用した特許だった場合はどうなるのでしょうか？
この時点でＡ社及びＥ社の特許は公開されていますが、特許査定されていないとします。
素人なので、説明が不十分かと思いますが
教えて頂きたいです。

回答No.5

lkjhgf

簡単に説明いたします。
特許庁では新規性のあるものはほぼ自動的に特許になりますが、進歩性のあるものについてはほとんどの場合拒絶理由通知が来ます。
私も「進歩性がある」と判断して出願したものがその進歩性を認められず拒絶査定を受けました。
また、先行特許の請求の範囲が大きな上位概念で書いてあり、自分の発案したものがその大きな上位概念に含まれる場合も拒絶査定されます。
請求項１に何を権利化したいのかその枠の中に自分の意図する発明が含まれてしまうのかそうでないのかを見極めないと出願しても意味がありません。疑問なことは国内各所に設けられている「知的所有権センター」に「無料で弁理士に相談を受けられる日を電話で問い合わせ」その指定された日に行き弁理士に相談すればよろしいかと思います。

回答No.4

takechan5757

>回答有り難う御座います。
>新規性の部分等でまだ理解出来ていないことがありますので、
>捕捉しながらお教え願いたいので宜しくお願いします。
>＞出願は可能ですが
>＞新規性がダメなら進歩性を考えるまでもなく拒絶です。
>との事ですが、
>Ａ社の『○○製品の製造方法』で製造されたＢ製品を利用してＤ社がＣ製品の開発／販売を行うのですが、
>Ｃ製品はＡ社の特許請求項や実施例（物品としての）の範囲に該当しない物品だとします。
>例えばＣ製品は靴だとします。
>Ａ社の『○○製品の製造方法』で製造されたＢ製品を靴の部材として利用した事で従来の靴にはない画期的な機能を持つ靴が出来た場合は
>『○○機能靴』としての物の発明として新規性を持つとはならないのでしょうか？
>Ａ社の『○○製品の製造方法』の○○製品が例えば衣類用生地だった場合
>靴も衣類分野として判断されてしまうのでしょうか？
これは、最初の質問で、
「新規性の部分では抵触し拒絶されると思うのですが」と言っておられたので、
新規性がなければ、進歩性など考える必要がないということです（特許されるには、新規性、進歩性の両方を備えなければならない）。
製造方法で特定しなくても、「衣類用生地と××を備えたＣ」でクレームすればよく、わざわざ製造方法をクレームに入れる必要はないと思います。

>又、Ａ社の『○○製品の製造方法』もＥ社の持つ物の発明で出願／公開されている先行技術を利用した特許と前回、書きましたが、
>その後の調べでＥ社の特許は拒絶査定されていたとします。
>この場合はＥ社の特許自体が初めから無かったものになると考えて良いと思いますが、
>＞Ａ社の権利はその製造方法で製造されたものしか効力は及ばないので
>（１）Ｃ製品を真似た製品の部品としてＢ製品を使っていても、それがＡ社の製造方法で製造されたものでなければＡ社の権利は及びません。
>という事は
>（２）仮にＤ社がＣ製品を特許出願する場合でも公開されてしまえば、競合他社の模倣を食い止めることは難しいのでしょうか？
>もしくは請求項を多くし出来るだけ広くした形で出願するしかないのでしょうか？
（１）と（２）は全く次元が違う話です。関連はありません。
（１）は、特許法２条３項３号に規定されていることで、「物の製造方法の権利は、その方法を使用することのほか、その方法により製造したものを使用等する行為」にしか及びません。したがって他の方法で製造した物に対しては、物が同じであっても権利は及びません。
（２）は、公開されても権利になれば権利行使できます。権利にならなければ模倣されるだけです。日本は、審査制度を採用していますので、出願しただけでは権利にならず、審査にパスしなければなりません

お礼

有難う御座いました。
＞（１）は、特許法２条３項３号に規定されていることで、「物の製造方法の権利は、その方法を使用することのほか、その方法により製造したものを使用等する行為」にしか及びません。したがって他の方法で製造した物に対しては、物が同じであっても権利は及びません。
この部分も良く理解出来ていなかったのですが解消されました。

回答No.3

esezou

mitomito39さん、こんにちは、リクエストですので、再度ご回答します。
私は職場で特許の勉強をしましたので経験でご回答しています、専門家ではないので、法的なな問題は弁理士にご相談ください。

「権利化に至らなくてもこの３年の間だけでも模倣品販売を牽制、出願することである種の抑制効果」
競合他社が、３年で売りぬき後は知らんという態度（法的には悪意を持って、知っていてというのか）なら防げません。相手の紳士的態度に期待する程度の効果です。権利化すれば遡って保護されますが、民事の争いになるでしょう。
Ａ社との関係は、Ａ社がどう思うかという、あくまで契約で、Ｄ社の一方的考えでは、訴えられたときに対抗できません。
実用新案は私見では無意味でしょう。
特許と販売はなんの関係ありません。Ａ社とＤ社の契約事項です。

特許を取ったら国が何か保護してくれて、自由に商売できるよう考えているように見受けられえますが、まったく違います。
特許は法的な対抗手段となりますが、裁判上のことだけです。
実際某国で模倣品を作り販売されたら、事実上お手上げです。
おれが特許とったんだーと吼えても裁判で判決出るまでには、何もできませんし、その間に逃げられたら何もできません。
特許は、紳士的な相手にしか通用しません。
技術で模倣されない工夫こそ重要と信じます。

新規性、進捗性について。
そんなものは仮になくとも、審査官が納得できる材料（記述テクニック）はあります。中身のない特許などいくらでも存在します。書き方だけです。どう書くか、は弁理士・・・以下略。

お礼

回答有難う御座いました。

回答No.2

takechan5757

>新規性の部分では抵触し拒絶されると思うのですが
>進歩性の部分ではどうなのでしょう？
出願は可能ですが、
新規性がダメなら進歩性を考えるまでもなく拒絶です。
進歩性は新規性がある発明に対して、あるかないか考えることです。
販売について「Ａ社の『○○製品の製造方法』で製造されたモノの効果、効用を製品販売時に広告等で宣伝をしたい」ならＡ社の許諾がいるでしょうが、単にＡ社から製品を購入して、それを利用した発明について出願するならＡ社の許諾は不要ですね（Ａ社との共同開発ならＡ社との協議が必要だけど）。
>Ａ社の『○○製品の製造方法』もＥ社のモノの発明で出願/公開されている先行技術を利用した特許だった場合はどうなるのでしょうか？
関係はよくわかりませんが、
Ｅ社：物の発明（Ｂ製品）
Ａ社：その物（Ｂ製品）の製造方法
Ｄ社：Ａ社の製造方法で製造したＢ製品を使った応用製品Ｃ
ということですかね。
Ｅ社の出願が権利化されれば、Ｅ社の許諾も受けなければいけません。
Ａ社がＥ社から実施許諾を受けていないと、Ａ社からＢ製品を購入しても、Ｅ社の特許の侵害になってしまいます（Ａ社が実施すればＥ社の発明を実施することになるので、権原がなければ侵害、侵害品は販売により権利が消尽しない）
Ｅ社から許諾を受けていれば問題ないけど。
Ａ社の権利は、その製造方法で製造したものしか効力は及ばないので、
Ｃ製品を真似た製品の部品としてＢ製品を使っていても、それがＡ社の製造方法で製造したものでなければ、Ａ社の権利は及びません。

補足

回答有り難う御座います。
新規性の部分等でまだ理解出来ていないことがありますので、
捕捉しながらお教え願いたいので宜しくお願いします。
＞出願は可能ですが
＞新規性がダメなら進歩性を考えるまでもなく拒絶です。
との事ですが、
Ａ社の『○○製品の製造方法』で製造されたＢ製品を利用してＤ社がＣ製品の開発／販売を行うのですが、
Ｃ製品はＡ社の特許請求項や実施例（物品としての）の範囲に該当しない物品だとします。
例えばＣ製品は靴だとします。
Ａ社の『○○製品の製造方法』で製造されたＢ製品を靴の部材として利用した事で従来の靴にはない画期的な機能を持つ靴が出来た場合は
『○○機能靴』としての物の発明として新規性を持つとはならないのでしょうか？
Ａ社の『○○製品の製造方法』の○○製品が例えば衣類用生地だった場合
靴も衣類分野として判断されてしまうのでしょうか？

又、Ａ社の『○○製品の製造方法』もＥ社の持つ物の発明で出願／公開されている先行技術を利用した特許と前回、書きましたが、
その後の調べでＥ社の特許は拒絶査定されていたとします。
この場合はＥ社の特許自体が初めから無かったものになると考えて良いと思いますが、
＞Ａ社の権利はその製造方法で製造されたものしか効力は及ばないので
Ｃ製品を真似た製品の部品としてＢ製品を使っていても、それがＡ社の製造方法で製造されたものでなければＡ社の権利は及びません。
という事は
仮にＤ社がＣ製品を特許出願する場合でも公開されてしまえば、競合他社の模倣を食い止めることは難しいのでしょうか？
もしくは請求項を多くし出来るだけ広くした形で出願するしかないのでしょうか？

回答No.1

esezou

mitomito39さん、今晩は。
出願は可能か、といえば、どんな発明でも手数料さえ払えば出願は可能です。
しかし権利化しないと、「一定期間でもＣ製品の模倣品が他社から販売されるのを牽制」することは、まったくできないばかりか、Ｃ社に模倣の方法を教えることになります。
裁判等でも対抗できません。
質問者さんができることは、Ａ社との特許に関する契約を結び、有効な（権利化可能な）特許を出願することです。
これ以降は、具体例を持って弁理士にご相談ください。

補足

回答有り難う御座いました。
頂いた回答に対して一部、判らなかった部分がありましたので
再質問となりますが、回答を頂ければ幸いです。
＞権利化しないと、「一定期間でもＣ製品の模倣品が他社から販売されるのを牽制」することは、まったくできないばかりか、Ｃ社に模倣の方法を教えることになります。
とありましたが、
仮に出願した場合、出願後から審査請求が可能な期間は３年だったと思ったのですが、
Ｄ社の考えとして、権利化に至らなくてもこの３年の間だけでも模倣品販売を牽制したいと考えていた場合に、出願することである種の抑制効果とならないでしょうか？（権利化されていない場合でも仮保護のような効力があったと思いましたが？）
出願するにあたり、Ａ社の先願特許を利用することになるので、権利化を見据えた場合は許諾（通常実施権となると思うのですが）が必要と思いますが、権利化を考えていない場合はどうなのでしょうか？
＞出願は可能か、といえば、どんな発明でも手数料さえ払えば出願は可能です。
と考えた場合は、出願して様子を見る？のも一案となるのでしょうか？
この場合は、特許出願より実用新案での出願の方が良いのでしょうか？
（実用新案は審査が無いことと、実用新案からは特許への出願へも可能と思いましたが）
又、権利化されなかった場合でも製品ＢはＡ社と契約（売買についての）を結び購入しているのでＣ製品の製造及び販売は問題無いと思うのですが、
どうなのでしょうか？
宜しくお願いします。