特許法における代理権の制限について教えてください。

質問

初めまして。この秋から配属が、特許担当部門に移り工業所有権の勉強を始めた者です。

　９条の代理権の範囲について分からない点があるのでお教えいただけるでしょうか。

　９条では、特別の授権を得なければ代理人がすることができない行為を（限定？）列挙しています。
　この中で、４１条１項の優先権の主張と１２１条１項の拒絶査定不服審判が含まれている理由が良くわかりません。

　規定されているからにはそれなりの理由が在るはずなのですが、手元の本（工業所有権逐条解説と工業所有権法）を探したのですが出て来ません。

　ご存じの方が居られましたら、お教えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。

回答No.3

noname#4746 · ベストアンサー

今開いて、Yoshi-P さんのご回答と k75c さんの補足を拝読しました。どっちが先なんでしょうね？　このシステムの不十分な点の１つなのですが・・・。

　それはともかく、「注解特許法」を置いている企業は少ないと思いますので、念のため説明しておきます。Yoshi-P さんのご厚意を無にするようですが、ご了承下さい。また、既にご自分で調査済でしたらご容赦願います。

　拒絶査定不服の審判は、「本人の不利益になるから委任が必要」なのではなく、「代理人の暴走を抑制し、本人の意志を確認するために委任が必要」なのだと考えて下さい。結構お金かかるんですよ、コレ。特許庁にだけで１０万近く払いますから。代理人が勝手に審判請求して「金よこせ」では、たまったもんではありませんもん（笑）。でも、「じゃあ、なんで審決取消訴訟の代理人に関して明文規定がないの？」という疑問もあるんですけどね。

　優先権の主張に関しては、「工業所有権逐条解説」にも解説があります。出願人にとっては、「先の出願を取り下げる」という不利益を被ってしまいますので、「特別の授権を必要とする」となっています。

　でも、実務上は、包括委任状（特許法施行規則第９条の３）で全部援用してしまいますけど。

＊Yoshi-P さんへ
　注解特許法は、平成１２年に第三版が出ています。ご参考までに。

お礼

kawarivさん、再び有り難うございます。

　私のいる事業所では、ご推察のとおり「注解特許法」は置いておりません。それどころか、法文集すらない有り様です。

　ご説明有り難うございます。
　拒絶査定不服審判の請求に関しては、費用負担などの同意もなしに勝手に代理人が請求した場合に、出願者などに不利益があると言うことですね。

　優先権主張に関しては、先の出願が取下げたものとみなされる（４２条１項）ので、後の審査の結果に影響を及ぼすことと成り、出願者などに不利益となる場合があると言うことですね。

　有り難う御座いました。

回答No.9

noname#4746

No.7 の自分の回答ですけど、今から読むと「？」ですね・・・お恥ずかしい（汗）。それだったら、第１２１条第１項にも「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、・・・できる。」になってますもんね。

　分割出願も「出願」の一形態であるから、特別な委任状はいらないということなのでしょう、多分。出願人にとっても、第３７条をはじめとする拒絶対象である発明が含まれているためにその出願全てがおシャカになるのを回避することができる、というメリットがありますし。

　が、基本は「出願人の意志」です。「こうすればどうですか？」というアドバイスされることもありますが、出願人が「こうして下さい」という指示を与えない限り、勝手には動きません。信頼関係を損なうことにつながりますので。

お礼

kawarivさん、
　色々と有り難う御座いました。

　分割出願も通常の出願の延長線上にあると理解すればよいということです。

　今後ともよろしくお願いします。

回答No.8

Yoshi-P

k75cさん、こんばんは。

直接の回答ではないので申し訳ないんですけど、第三者による審査請求って、全くないわけではありませんよ。
私が担当しているケースでもそういうことがありました。
ただ、そういうときは必ず情報提供（刊行物提出）が付いてきます。
（あ～、うっとうしい！）

まあ、審査請求の費用が浮くので助かりますけどね。（あわてて補正する必要がある場合もありますが。）

それと、最近は分割出願って、あんまりないですねぇ。37条、ある程度の効果を発揮しています。それでもたまには依然として37条の拒絶理由通知をもらうこともありますが。（←これは恥だと思ってます。(^_^;)）

また、前回の回答は、後にこのスレッドを読んだ人が弁理士という人種は余計なことをする人ばかりだと誤解するといけないと思って書き込んだものだということをご理解下さい。

今、特許事務所は経営が厳しいそうです。不況になると真っ先に切られてしまう部分みたいですね。
大手の企業では自前で出願しているところもありますが、私たちの目から見るとお粗末な明細書を書いています。
専門家に任せた方がいいんじゃないの？ってツッコミを入れたくなっちゃうものが結構ありますよ。（←これは今後自力で出願しようとする無謀な方たちのために書いています。失礼しました。）

幸いなことにうちの事務所は外国からの出願が中心なのでまあまあの業績ですけど（って言うか、少し仕事を減らしてくれ～！と言いたいほどです）。

なお、余談ですが、#6の回答でkawarivさんのＨＮに余計な"e"を入れてしまいました。申し訳ありませんでした。（コピペが嫌いなもので・・・）

お礼

Yoshi-Pさん、色々と有り難う御座いました。

　年末年始にアクセス制限があり、お礼が遅れ申し訳ありませんでした。
　また質問させていただくことがあるかもしれませんが、その節もよろしくお願いします。

回答No.7

noname#4746

＞審査請求と分割は出来ることになっているのは、片手落ちのような気もします。

　審査請求は、誰でもできます（特許法第４８条の３第１項）。例えば、貴社の出願であっても、同業他社が「この出願が権利になるかどうか早く知りたい」と思えば、断りなく勝手に審査請求して構いません。また、それを阻止することはできません。
　まあ、実際にはお金出してまでそんなことする奇特な会社や人はいないので、通常は出願人＝審査請求者となりますが。

　また、分割出願は、第４４条第１項に「特許出願人は、・・・できる。」と記載されているとおり、分割をやる・やらないの決定権は出願人に与えられています。

　以上の理由から、第９条には、代理人の仕事範囲に規定されていないものと思われます。

　まあ、実務上は、Yoshi-P さんが仰るとおり、出願人の意思を聞かずに自分たちの判断で処理してしまう弁理士はまずいません（いたりして。でも、弁理士会から除名ものだなぁ）。そんなことをしようものなら、クライアントから信頼なくして仕事がなくなってしまいます（笑）。

回答No.6

Yoshi-P

k75cさん、こんばんは。たびたびお邪魔してすみません。

法律の解釈の話に横から口を挟むようで申し訳ないんですけど、どうもこの条文は特許事務所サイドから見ると余計なお世話って気がしちゃうんですよね。

と言うのは、特許事務所サイドでは（よそは知りませんが少なくともうちの事務所では）常に出願人の意志を尊重します。指示がなければ余計なことはしません。（指示されてもいないことをやってもお金を請求できません。）他方、「特別な指示（放棄しろというような指示）がなければkeep in force（生かしておけ）」という指示があれば、拒絶理由通知に対する具体的な指示がなくてもあらゆる手を尽くして生かそうと努力します。

出願人の不利になるようなことは初めからしません。

拒絶査定不服審判だって、出願人に「本当に請求しますか？現在の請求項の数は●だから●●●●●●円もお金がかかりますよ？」って、しつこいくらいに問い合わせますし、「審判で拒絶査定を覆すには●が必要だから示してください。それがなければ非常に厳しいでしょう。（つまり、お金をかけるのは無駄ですよ。）」と詳細に説明します。

わざわざ特許庁が代理人の行為を制限するまでもないという気がするんですけどね。（ごく一部の悪徳弁理士対策というのであれば仕方ありませんが。）

まあ、資格を取るための勉強をする上では大事かも知れませんが、実務上は気にする必要もないと思いますよ。（←これがご質問に対するアドバイスです。）

なお、kawarivさんが仰っている

> 出願時に代理人の名前を願書に記載しておけば、拒絶理由に対する
> 応答時には委任状はいらないんですよね。何故なんでしょう？

という点については、私もやっぱり費用の関係だという気がします。むしろ、手続をしないでほったらかしておくと拒絶査定になって、今度はそれに対する不服審判請求をしなければならなくなって出願人に費用の負担がかかってしまうから、という解釈が成り立つような気がしますね。
（私は拒絶査定０件を目指して仕事をしていますが、今年は２件も拒絶査定されて落ち込んでいます。(^^;)）

＊kawariveさんへ
注解特許法第３版は、うちの事務所にもありました。私の手元になかったというだけで、所長の席の近くに置いてありました。ありがとうございました。加えて、お元気そうなので少し安心しました。先日は余計な書き込みをして申し訳ありませんでした。（その後のコメント欄、拝見しました。）

お礼

Yoshi-Pさん、たびたび有り難うございます。

　要するに立法趣旨としては、kawarivさんが指摘されているように、民法に定める代理人の制限に準じ、特許法に適用させて具体例を限定列挙したものが９条だと言うことですね。

　実際上は、代理人（＝特許事務所の担当の方）は出願人に対して不利益な行為をしないので、条文上の規定はさておいて、担当の方と対応を調整して行けば問題無いと言うことですね。

　色々と有り難う御座いました。

回答No.5

noname#4746

>拒絶査定不服審判の請求に関しては、費用負担などの同意もなしに勝手に代理人が請求した場合に、出願者などに不利益があると言うことですね。

　それは確かにそうなのですが、基本的には、「本人の意思を確認した上で手続きを行う」ことに重きがあります。第９条は、民法第１０３条の規定を踏襲したものですが、拒絶査定の不服審判請求はちょっと異色な取り決めで、あくまで代理人の仕事範囲を規定したものとお考えください。
　でも、不思議なことに、出願時に代理人の名前を願書に記載しておけば、拒絶理由に対する応答時には委任状はいらないんですよね。何故なんでしょう？　これだって、代理人が勝手にやるべきことではないような気はしますけどねぇ。ひょっとして、特許庁に支払うお金がいらないからなのかなあ？

　まあ、実務上は、包括委任状でやってしまいますからねぇ・・・。これさえ出しておけば、いちいち考えなくてもすんじゃうもので。

補足

民法１０３条：代理人の権限
　権限の定め無き代理人は左の行為のみをなす権限を有す。
１．保存行為。
２．代理の目的たる物又は権利の性質を変せざる範囲内においてその利用又は改良を目的とする行為。

　権利の状況が変わりうる行為を代理人が単独では出来ないと言うことですね。

　しかし、９条をながめていると、審査請求と分割は出来ることになっているのは、片手落ちのような気もします。

　出願したら、ぎりぎりまで審査請求をせず、権利の行方をあいまいにして抑止力にしようと出願人が考えていても、代理人がそうそうに審査請求をして、新規性無しで拒絶されてしまうと、権利の性質が変わってしまうのはカバーされないことになりますね。
　これはタイミングの問題で、権利の質が早く判明しただけなので本質的な変化ではないと理解すれば良いのでしょうね。

　屁理屈を言い出すときりがありませんね。

回答No.4

Yoshi-P

たびたびお邪魔します。

kawarivさん、フォロー、ありがとうございます。
私はkawarivさんへの補足欄を見ないで投稿したので、あのような回答になりました。
（仕事中だし、「お休み宣言」してるし。補足があれば夜にでもゆっくり回答するつもりでした。）

k75cさん、kawarivさんは包括委任状のことまで言及されてらっしゃるし、そのご回答で充分かと思いますが、何かありましたらまたどうぞ。

お礼

Yoshi-Pさん、たびたび有り難うございます。

　しかし、特許法って色々なところと条文が関連していて、複雑で奥が深いですね。
　国内だけでもこれだけややこしいのですから、国際出願関連になるとてつもないことになるのでしょうね。

　色々と有り難う御座いました。

回答No.2

Yoshi-P

k75cさん、こんにちは。

ご質問の件ですが、株式会社青林書院発行の　注解特許法第二版上巻（中山信弘編著）第81～82頁をご覧下さい。
（もっと新しいのがあるかも知れませんが、私の手元にあるのは平成元年５月発行の第二版でした。）

お持ちでなければ補足をお願いします。

補足

回答有り難うございます、Yoshi-Pさん。

　お教えいただいた中山先生の１５０００円なりの本は、会社はもちろんのこと手持ちにもありません。

　どこかの大きな本屋ででも個人的に使用させてもらうことにします。

　有り難う御座いました。

回答No.1

noname#4746

補足をお願いしたいのですが、

　第９条には、代理権の範囲に関してその他のものも挙げられていますが、なぜ優先権の主張と拒絶査定不服審判の請求についてのみを「理由がわからない」とされているのでしょうか？
　「これらは、不利益行為でないのに何故？」ということでしょうか？

補足

kawariv　さん、早速コメントをいただきありがとうございます。

　優先権と拒絶査定不服審判の請求のみが不明とした理由ですが、その他の項目、例えば、特許出願の変更、放棄もしくは取下げなどは、発明者もしくは特許を受ける権利を持つものの同意を得ずに、代理人の独自の判断により行った場合においては、発明者などの特許を得るために特許出願するという意に反するため、不利益となるというのは理解できるのですが、代理人が単独で優先権主張や拒絶査定不服審判を請求した場合なぜ不利益となるかが理解できません。

　ここに規定されているからには、発明者などに不利益になるので、制限を加えているはずです。しかし、その理由が理解できないので、お教えいただきたいというのが質問の根っこです。

　これで質問いただいた内容に対する回答になりましたでしょうか。