発明の単数、複数について

質問

日本の分割出願の要件として「二以上の発明の一部を新たに出願するものであること」というのがあります。そこで疑問に思ったのですが、発明の数のカウントというのはどのような基準で行うのでしょうか。

例えば、化合物Ａに殺虫効果があるという技術的思想があった場合は、「殺虫方法」や「殺虫剤」というようにカテゴリーを分けて表現できたりします。この場合は、技術的思想はひとつなので「ひとつ」とカウントするのか、カテゴリーがふたつ表現されているので「ふたつ」とカウントするのでしょうか。

また化合物がマーカッシュ形式で表現されている場合、選択肢の一部を削除して減縮した部分を新たに出願した場合は「二以上の発明の一部」を新たに出願したことになるのでしょうか。

ご教示下さい。

回答No.1

noname#10537

たぶん、試験勉強中に迷路に迷い込んでしまったのでしょうね。
発明の単一性と分割出願が可能であるのかどうかとは、別問題です。
改善多項性導入前の運用基準まで調べると、経緯がよくわかるかと思いますよ。

> 例えば、化合物Ａに殺虫効果があるという技術的思想があった場合は、「殺虫方法」や「殺虫剤」というようにカテゴリーを分けて表現できたりします。

これは改善多項性導入前は「実質的に同一発明」と見なされ、一方を削除することが要求されましたが、改善多項性導入後は１出願に複数の実質的同一発明を含ませることも認められるようになりました。（特３６条第５項）
でも、分割出願をすれば、実質的に同一ということで拒絶されるかも知れませんね。
他に、「～合成用触媒」の発明と「触媒を用いた～合成方法」も実質的に同一発明と見なされました。

と言うより、１出願に含ませることができる複数の発明をわざわざ分割して出願するのは愚かな行為です。
弁理士試験の勉強としてこういうことまで考えるのはわかりますけど、非現実的ですね。

> また化合物がマーカッシュ形式で表現されている場合、選択肢の一部を削除して減縮した部分を新たに出願した場合は「二以上の発明の一部」を新たに出願したことになるのでしょうか。

はい、その通りです。
その場合には分割出願も可能です。
でも、それも愚かな行為ですよね。
現実問題として自発的に行うことではありません。
出願費用に加えて審査請求費用まで支払い直す必要がありますから。

実際問題として分割出願をするのは、明らかに３７条の要件を満たさない場合に加えて、いくつかの場合が考えられますが、それについては実務をやっておられる方々の飯の種でしょうから、ここに書くことは控えさせていただきたいと思います。
どうしても知りたければ、特許業界に就職されて先輩諸氏に質問して下さい。

実務レベルでは、審査官にだめ（発明の単一性を満たしていない）と言われたら分割出願をするという考え方でよろしいかと思います。

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変よく分かりました。ありがとうございました。
言われてみればその通りです。