遅れて下位概念を出願しなおせば、権利期間を延ばせる？

質問

Aを請求項とする出願を行い、それから1年半以内(公開前)にAの下位概念(考え得るもの全て)を請求項とする非国内優先権主張出願を行った場合、他者が同じ内容の出願を行わなければ、Aの権利期間を実質21年半に延ばせるのでしょうか？

後願の請求項がAの上位概念ではないため、内容が同一とならないので、先願にはなりませんし、出願人が同じなら拡大先願にもならないので、可能だと思うのですが、いかがでしょうか？

なお、明細書の内容は先願でも後願でも同一とし、下位概念も全て双方の明細書に記載されているものとします。

回答No.3

santamona · ベストアンサー

Ａの権利期間を延ばすことになりません。
Ａの公開前に、同一の出願人が、単に下位概念を請求項とする出願をしても、それらの請求項の発明は、進歩性がないので拒絶されます。結局は、Ａを請求項とする出願だけが後々特許とされるだけです。
ただし、下位概念の請求項に、改良発明が存在したり、当業者が予測出来ないＡに無い異なった効果や著しい効果がある場合には、進歩性の存在が推測されるので当該請求項については特許される可能性があります。この特許の場合は、Ａとは別の特許ですから、Ａの権利期間を延ばすことにはなりません。

例えば、「アにイを弾性体を用いて取り付けたことを特徴とする●●(物）」という請求項に係わる発明Ａがあるとします。
弾性体の下位概念には、ゴム、スポンジ、バネなどがあります。
melmel5さんが想定されているのは、Ａの出願後公開前に、「アにイをゴムで取り付けたことを特徴とする●●」「アにイをスポンジで取り付けたことを特徴とする●●」「アにイをバネで取り付けたことを特徴とする●●」などを特許出願することだと思われます。
弾性体にゴム，スポンジ、バネなどが含まれることは当業者ならずとも誰でも知っていることですから、「弾性体をゴム、スポンジ、バネなどに置き換えることは当業者が容易に想到できる（進歩性がない）」とされます。
このことは、最初の出願時に、請求項１にＡを記載し、請求項２，３，４として下位概念を記載して出願していても同様です。下位概念の請求項に新しい技術的思想（発明）が存在しない限り拒絶されます。

広い範囲の特許権が存在するのに、その部分である複数の特許権がダブって存在する必然性がありません。（一の特許権とその特許権を侵害する特許権が同時に存在しているという矛盾が生じます。）
部分を全て含んだ特許権が一つ存在すればよいのですから。

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.5

trytobe

医薬品の適応拡大などに関する特許について、「医薬 特許 適応拡大」などで検索されると、どのような場合に可能であるかがイメージしやすいかと思います。

治験ナビ－治験・医薬用語集＜医薬品のライフサイクルマネジメント＞
http://www.chikennavi.net/word/druglifecyclemanagement.htm

ここで挙がっている項目はそれぞれ、

適応症の拡大（効能追加）　→用途発明
剤形追加　→選択発明でもあり用途発明でもある
用法・用量の改善　→選択発明

によって、従来開示されていなかった効果を生むなら、その発明がたとえ従来のものを絞り込んだだけに見えても、「そのような改良の方法と効果を開示している」点に特許性を持ちます。これは先願が公開されていようが後願の発明は特許されます。

逆に、従来開示されていた要件で従来開示されていた効果しか生まないのであれば、特許性は否定されます。

参考URL：

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%8C%BB%E8%96%AC+%E7%89%B9%E8%A8%B1+%E9%81%A9%E5%BF%9C%E6%8B%A1%E5%A4%A7&lr=

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.4

touan

上位概念のＡ物件が公開される前に下位概念のＢ物件を出願することはできます。Ｂのクレーム内容がＡの詳細な説明に記載されていてもです。
ただし、ＡとＢとはあくまでも別の発明です。保護したいもの、例えば商品ＸがＡによって保護されていてもＢには保護されていなければ、Ｘの保護範囲はＡの出願から２０年です。ＸがＢによっても保護されているのであればＸの保護期間は延びます。勿論、Ｂに抵触しない競合品はＡの権利が満了（拒絶なども含む）すれば、フリーです。

恐らく、あなたは、Ｘの保護期間を延ばすための方策を考えておられるのでしょう。一番の方策は、ノウハウの権利化です。あえてノウハウとしておかなくても何とかなるレベルのノウハウを後から出願するのです。私は、この方法で、ある商品の保護期間を４０年にしたことがあります。例えば、Ｘが物であるとして、Ａを製造する方法のある過程であるやり方を採用しなければ、きわめてコストが高くなるとすれば、そのやり方は立派に発明としての価値があります。外部から見えないようにしておけば、新規性も保護できます。

追：「Ｂの明細書がＡの明細書と同じ」について
クレームが違っているのですから、詳細な説明の記載が同じだということだと思われますが、これは不自然そのものです。
何故ならば、作用効果がＡとＢとでは違うからです。ＢにはＡの作用効果だけでなくＢであるが故の付加される作用効果があるはずです。
もしも、クレームだけが異なる二つの物件があれば、クレームの文言が違っていても、実質的に同一発明になってしまいます。
決してなさらぬことです。

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

yasarky

教科書通りに厳格に言えば、上位概念と下位概念でも先後願関係（39条）が成立する可能性はあります。
ご承知の通り、39条は出願人同一・発明者同一でも適用されますので、後の下位概念の出願が拒絶される可能性はあります。
あくまでも、可能性です。
ただ、実際は、同様の対応が分割出願で日常的に行われており（同日出願）、39条の協議命令または協議不能の拒絶理由が出されることは皆無だと思いますので（私は経験ありません）、質問者様がお考えのように、存続期間の実質的延長は可能だと思います。
後願が拒絶されても、先願で広い権利範囲はカバーされてて、実施例も詳細に書いてあるのなら、デメリットはないかと思います。
ちなみに、存続期間の「実質的（事実上）」延長って、裁判所や特許庁は非常に嫌うのですが、国内優先も最大で１年延長ですから、それが半年延びても目の敵にされることではないと思いますよ。後願拒絶のリスク覚悟で国内優先を主張しないんだし、ある意味、出願戦略とも言えるかも。ジェネリックに頭を痛めてる製薬業界では慣行かも知れませんけど。

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

timeoftime

最初の明細書等に記載されている内容でしたら、その範囲内で補正が可能（１７条の２第３項）ですので、その下位概念を請求項に追加することは可能ですが、権利期間は出願時からですので、出願時から２１年半にはなりません。
もちろん早期審査で拒絶がでているなどの考慮をしないでの話です。

お礼

ご回答ありがとうございます。

先願を補正すれば後願の内容も含むことはできますが、敢えてそれをせず、2つに分けて出願した場合、どのようになるのでしょうか。

なお、先願と後願の間に、他者が後願と同じ内容の出願を行っていないという前提でお願いします。