出願を分割する際の説明に関して

質問

分割出願時、分割内容についての説明を上申書にて行うことが要請されていますが、次の状況の場合、原出願との説明をどのようにしたらよいでしょうか。
原出願は拒絶査定を受け、審判請求した後、取り下げました。
分割出願は審判請求と同時に行い、補正を行いました。
上申書において、分割出願の要件である、原出願と同一でない点を説明する場合、取り下げられたものとの関係を説明すべきなのか、しなくてよい（同一と判断するものがないという解釈）かです。

回答No.2

PatPatPat · ベストアンサー

＞原出願と同一でない点を説明する場合、取り下げられたものとの関係を説明すべきなのか、しなくてよい（同一と判断するものがないという解釈）かです。

いや、特許庁が望んでいるのは、同一の発明についてもう一度審査をやり直さなければならなくなることを回避することであり、従って実際に求めているのは、その分割出願に係る発明が取り下げられた原出願に記載された発明と同一であるかどうかの説明ではなくて、原出願の審査で指摘された拒絶理由（先行刊行物等）で拒絶されるべきものであるのかどうかの説明です。（ちなみに、原出願に記載されていない発明だったら分割要件を満たしません。）

従って、上申書を出すのであれば、その点を説明することが必要です。

でも、ぶっちゃけて言ってしまえば、その分割出願が原出願の審査で指摘された拒絶理由で拒絶されるべきものであったとしても、その結果としての拒絶理由通知がいわゆる「最後の拒絶理由通知」になるというだけであり、取り返しのつかない問題になるというわけではありません。

同じ拒絶理由通知が来る（つまり分割出願における第１回目の拒絶理由通知がいきなり「最後の拒絶理由通知」になる）ことを覚悟の上で原出願と全く同じ発明に係る分割出願をすることも、諸般の事情で、全くないわけではありません。（例えば譲渡の交渉をしている最中だったけど間に合わなかった場合とか。）

分割出願における最初の拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」になるのを覚悟した上であれば、極端な話、上申書を出さなくてもＯＫです。手続のプロである特許事務所であれば当然このようなことはわかっています。（この質問はある程度事情がわかっている上での質問と認められますので、最後の拒絶理由通知になることによる不都合は、出願人の自己責任ということでお願いします。）

回答No.1

gluttony

「なお、原出願については拒絶査定不服審判を請求した後に取下げました」と記載すれば十分ではないでしょうか。

時々、分割の上申書を原出願に提出する人がいるので、注意しましょう。
手続のプロであるはずの特許事務所も原出願に上申書を提出してしまった例があります。

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
確かに、ご回答の通りかと思われますので、試してみたいと思います。