特許から、実用新案の切り替え

質問

特許から、実用新案の切り替えについて知りたいです。

特許を出願してしばらくして、特許にならないと判断して、
実用新案に切り替える時がありますよね。
また、実用新案を出願していて、特許に切り替えることも
できますよね。（特許46条、実用新案10条）

もし、特許から実用新案に切り替えたとして、
それから１年半後、はじめに出願した特許は、
特許庁にはなぜ公開されないのでしょうか？

自分なりに、調べたところ、内容を同じくする
出願が並存することは権利関係を複雑にするだけであるから、
もとの出願を放棄しなければならないとありました。
（特許46条の2第1項）

それならば、はじめに出願した特許はどこへいったのでしょうか？
特許の補正と同じで、特許庁に問い合わせて調べることは
できるのでしょうか？

回答No.1

PatPatPat · ベストアンサー

どうもappolonさんは出願と登録とがごっちゃになっているようにお見受けします。また、「出願変更」と「～に基づいた特許出願」との区別もついていないようですね。

実用新案法第１０条の特許→実用新案　は、特許出願を実用新案登録出願に【出願変更】するという話です。
特許法第４６条の実用新案→特許も、実用新案登録出願を特許出願に【出願変更】する話です。
これに対して、特許法第４６条の２の実用新案→特許　は、登録済の実用新案権に基づいて【特許出願をする】という話です。

＞もし、特許から実用新案に切り替えたとして、
＞それから１年半後、はじめに出願した特許は、
＞特許庁にはなぜ公開されないのでしょうか？

これは特許出願を実用新案登録出願に【出願変更】する場合の話ですね。

特許出願は、出願から１年半経過すれば公開されます。特許出願から１年半経過後に実用新案登録出願に出願変更すれば、特許出願は公開されますよ。特許出願から１年半経過する前に実用新案登録出願に出願変更した場合には、特許法第６４条の規定が適用されるのだろうと思います。

「特許法　第６４条（出願公開）
　　特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第１項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。」

「特許出願の日から一年六月を経過」していないのですから、「特許庁長官はその特許出願について出願公開をしなくていい」ということになるのだと思います。

でも、通常は特許出願の審査の過程で特許では権利化は無理だと判断した場合に実用新案等に出願変更するのでしょうから、１年半以内に出願変更することはまずないんじゃありませんか？

＞自分なりに、調べたところ、内容を同じくする
＞出願が並存することは権利関係を複雑にするだけであるから、
＞もとの出願を放棄しなければならないとありました。
＞（特許46条の2第1項）

これは、実用新案登録に基づいて特許出願をする場合の話です。実用新案は無審査で登録されて実用新案権になっていますので、この規定は、「もとの【出願】を放棄する」のではなくて、「もとの【実用新案権】を放棄する」ということです。「出願が並存することが権利関係を複雑にする」のではなくて、特許出願が登録されたときに、「実用新案権と特許権とが併存すると権利関係が複雑になる」という意味です。

＞それならば、はじめに出願した特許はどこへいったのでしょうか？

これはまた特許出願を実用新案登録出願に【出願変更】した場合の話に戻りますが、出願変更されたのですから、もとの特許出願は【なくなった】のではなくて【実用新案登録出願になった】ということです。

＞特許の補正と同じで、特許庁に問い合わせて調べることは
＞できるのでしょうか？

これは余談になりますが、元の特許出願の出願番号がわかっていれば、電子図書館の「経過照会」に、出願変更されたことが記録されています。

お礼

お返事ありがとうございます。

どうも失礼しました。いろいろごっちゃにしていたようです。
詳しく解説くださって非常に分かりやすいです。

ただ、もう少し納得いっていないので、もう少し教えて下さい。

>「特許出願の日から一年六月を経過」していないのですから、
>「特許庁長官はその特許出願について出願公開をしなくていい」と
>いうことになるのだと思います。

なるほど、もちろんそうかもしれないですね。
ということは、出願変更したので、もとの特許出願は、
表に出ず却下されあということでしょうか？
（となると、最初の出願日が、出願変更をした日になりますか？）

>でも、通常は特許出願の審査の過程で特許では権利化は無理だと
>判断した場合に実用新案等に出願変更するのでしょうから、
>１年半以内に出願変更することはまずないんじゃありませんか？

この点がよく理解できません。
ひとつの仮定ですが、自分で調べて特許出願したとします。
途中で、不安になり、弁理士さんに見てもらうと、
審査過程を得ずとも、特許不成立を知ったとします。
そしたら、本人は、営業上とりあえず権利がほしいとするならば、
「１年半以内に出願変更することは」あるといえないでしょうか？

回答No.4

JMPFAR

実用新案は無くなりました。

回答No.3

PatPatPat

＞ということは、出願変更したので、もとの特許出願は、
＞表に出ず却下されあということでしょうか？

少々説明不足でしたね。申し訳ありません。実用新案法の条文をコピペしておきましょう。

実用新案法　第１０条（出願の変更）
１　特許出願人は、その特許出願（・・・）を実用新案登録出願に変更することができる。・・・
２　・・・
３　前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願・・・の時にしたものとみなす。・・・
４　・・・
５　第１項・・・の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願・・・は、取り下げたものとみなす。

たしかに、特許出願から実用新案登録出願への出願変更をすれば、元の特許出願は取り下げたものとみなされますが、それでも元の特許出願の日から１年半を経過していれば、公開されます。

「特許出願の日から１年半を経過する前に実用新案に出願変更をした場合に元の特許出願が出願公開されない理由は何故か？」という質問に対する解答を考えるに当たっては、出願公開される要件（６４条）を考えることが必要です。出願公開される要件は飽くまで「出願の日から１年半を経過すること」です。従って、単に「（実用新案法第１０条第５項の規定により）取り下げたものとみなされるから」ではなくて、（取り下げたものとみなされた結果として）「（６４条に規定される）『１年半』を経過しなくなるから、特許庁長官は公開しなくていい」ということになります。

＞（となると、最初の出願日が、出願変更をした日になりますか？）

上記第３項の規定からおわかりいただけますよね？

＞ひとつの仮定ですが、自分で調べて特許出願したとします。
＞途中で、不安になり、弁理士さんに見てもらうと、
＞審査過程を得ずとも、特許不成立を知ったとします。
＞そしたら、本人は、営業上とりあえず権利がほしいとするならば、
＞「１年半以内に出願変更することは」あるといえないでしょうか？

机上論としては可能性として全くないとは言えないでしょうけど、レアケースだと思いますよ。通常は特許出願の審査の結果を待ってから実用新案に出願変更する方が圧倒的に多いでしょうし、取り敢えず特許でトライしておくというのが賢いやり方だと私は思っています。

営業上の戦略については、特許権として権利取得していれば申し分ありませんけど、実用新案権は「砂上の楼閣」と紙一重ですよ。

たしかに実用新案は審査無しで登録されますが、そのままでは権利行使ができないことはおそらくapollonさんもご存知のことと思います。（登録料を先に支払って）実用新案に出願変更してみたものの、無審査で権利取得後に権利行使のために「実用新案技術評価の請求」をしてみたら、（登録料を支払ったにも拘らず）全く効力のない権利だった、登録料を無駄に捨てただけだった、ということも、可能性として充分にあり得る話です。

それだったら、単に営業上の戦略のためであれば、（登録料を支払っていながら実体が不確かな）実用新案権を取得するのと（審査請求せずに出願料を支払っただけの）特許出願をしているということとの間に、ほとんど差がないんじゃありませんか？

実際、私が以前勤めていた企業の営業担当者は、「特許出願をしていること」を売りにして商品の売り込みをしていました。権利取得には時間がかかるということは周知の事実ですから、出願しているという事実だけでも営業上の戦略になるそうです。

なお、私も一応プロですので、このように広く公開されている場所にプロのノウハウを書いてしまって、他のプロの方の食い扶持に影響を及ぼすようなことは、道義上できません。弁理士・特許事務所を通さずに個人で特許出願をする方の支援はできませんので、その点についてはご了承いただきたいと考えます。

回答No.2

sk6767

ご質問者様への回答と、#1のPatPatPat様への便乗質問も含まれます。

（先に便乗質問）
特許出願->実用新案登録出願への変更を行うと、実10条5項によって「取り下げたものとみなす」となっています。
　出願公開前に実用新案登録出願への変更をすると、元の特許出願が出願公開されないのは「取り下げたもの」だからではないのでしょうか？

　回答をお読みして、上記と同じことを仰っているようにも思うのですが、「ん？」と思ったので便乗質問（＾＾；でした。事務所で働く受験生なのもので、細かいことが気になって・・

（質問者様への回答）
　出願変更もろもろのお話は#1の回答で納得されていると思うので、そのお礼の中での質問について

「出願変更したので、もとの特許出願は、表に出ず却下されあということでしょうか？（となると、最初の出願日が、出願変更をした日になりますか？）」
　↑
　出願変更すると元の出願は取下げたものとみなされます。却下というと特許庁長官が「却下します」って感じなのですが、「取り下げる」っていうと、出願人が出願をやめますって感じで、結果としては権利取得ができないことになります。

　適式な出願変更であれば、変更した出願の出願日は、元の出願の出願日として扱われます。

「そしたら、本人は、営業上とりあえず権利がほしいとするならば１年半以内に出願変更することはあるといえないでしょうか？」
　　↑　
　ありえるとは思います。No1の回答者様としては「普通はそういうケースはあまりないよ」って意味で書かれているのでしょう。
　ただ、どういう理由で特許不成立が判断されるかは別にしても、特許が取れないけど、実用新案であれば適式に権利発生する例って、どんなものが実際にあるのか、知りたいですね。

お礼

お返事ありがとうございます。

違う角度からのご回答で、大変よくわかりました。