特許と実用新案を同時に？

質問

新規な食材を製造する方法を開発したとします。同一出願人がこの方法を特許出願し、また同時にこの方法により製造されたものを実用新案で出願することは可能でしょうか？審査、登録等においては、どうなるのでしょうか？
よろしくお願いします。

回答No.4

takuzo_san

特許と実用新案の関係に関しては、39条の規定がありますので、同一の権利範囲であれば、両方を権利化することはできません。
物が新規の発明であれば、「物」と「製造方法」の両方を特許で出願すべきです。（１つの出願で両方を権利範囲とすることもできますし、別の出願とすることも可能ですが、手続にかかる時間や費用を考えると前者が賢明かと思います。）
また、物自体が新規でなく、製法が新規の場合は、「製造方法」で特許を出願するのが普通です。この場合は、「その方法で製造された物」も特許の権利範囲となりますので、わざわざ、「物」をクレームとする必要はありません。（物が特定できない場合はプロダクト・バイ・プロセスのようなクレームも書けますが、特許となった場合でも権利範囲が限定される覚悟が必要です）
16年度の改正による特許法46条の２で、実用新案から特許への出願変更が緩和されている部分もありますが、実用新案権を放棄しない限り出願変更はできない点では、大きな改正とは言えないと思います。
　一方で、韓国や中国では、特許と実用新案の二重出願が認められていますので、両方を出願して早期に権利を獲得する方法も一応の効果はあります。

回答No.3

PatPatPat

補足を拝見しました。

> 数種類の原料を混合し、発酵させたものです。今までにない食味を有します。

これは実用新案の対象外じゃないですか？　ANo.2でわざわざ
『実用新案登録の対象になる（第１条：「この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」の要件を満たす）食材とは、具体的にどのようなものをお考えなのでしょうか？』
と補足をお願いしたのは、食材は実用新案登録の対象外なのではないかということも言いたかったからです。食材は「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないように思えますが、いかがでしょうか？

> 例えば特許2519868号のような、方法とその方法により作られるもの、といったものを特許と実用新案に分けることを考えています。

わざわざ分ける意味が私にはよくわからないのですが、「物」を実用新案にするということは、権利期間が短くてもいい（１０年間）からすぐに権利がほしいということなのでしょうか？　個人的には、むしろ両方を１つの特許出願にした方がいいと思うので、その理由も参考のためにご説明いただけますでしょうか。

> 同時に出願し、実用新案が登録され、その後特許審査請求を行う場合、先に登録された実用新案が拒絶理由になる、ということでしょうか？

同一であると判断されたら、３９条の拒絶理由の対象になると思います。

> もしそうであれば、その時点で実用新案を放棄することで拒絶理由が消滅することになるのでしょうか？

これについては、特許法第３９条第５項の適用になると思います。
「特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。」

また、参考のために、特許庁のホームページにある特許・実用新案審査基準の第II部第４章の特許法第３９条の説明も是非ご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

参考URL：

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

回答No.2

PatPatPat

ninthmanさんはこれまでの８回答のすべてが特許カテでの回答ですので、ある程度の知識がある方だと思われます。それを踏まえて回答させていただきます。

> 新規な食材を製造する方法を開発したとします。同一出願人がこの方法を特許出願し、また同時にこの方法により製造されたものを実用新案で出願することは可能でしょうか？

たしかにNo.1の方が仰るように出願可能なのかどうかと言ったら不可能ではない（出願すること自体を禁じることはない）でしょうが、それは揚げ足取りだと思いますので、真面目に回答させていただきます。

しかし、その前に、実用新案登録の対象になる（第１条：「この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」の要件を満たす）食材とは、具体的にどのようなものをお考えなのでしょうか？　その旨補足をお願いします。

食材云々（実用新案登録の対象となるかどうか）は別として、方法の発明の特許とその方法によって得られる物の実用新案が共に登録されるのかどうかということがご質問の趣旨だと考えます。これは、特許法３９条４項に該当するか否かが問題となるでしょう。

「特許法　第３９条（先願）

４　特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（・・・）において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。」

その発明と考案とが同一であれば、いずれか一方のみを選択することが必要となりますが、同一でなければ、両方登録される可能性もあり得ます。（もちろん、両方拒絶される場合もありますので、飽くまで「可能性」という言葉を使っておきます。）

従って、これらの発明と考案とが同一であると認定されるのかどうか、それがこのご質問の趣旨だと考えてよろしいでしょうか？　この点についても補足をお願いします。

一般論で言うと、その物がその方法によって得られることを必須の構成要件とするのであれば、両方登録されるのかどうかは甚だ怪しいです。しかし、それを必須の構成要件とするのでなければ、両方登録される可能性もあると思います。

いずれにしても、もう少し詳しい状況がわからないと正確な回答はできないと思います。その点はninthmanさんご自身もおわかりなのではないかと思いますが、いかがでしょうか？

補足

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
まず、お問い合わせいただいた点ですが、
>　食材とは、具体的にどのようなものをお考えなのでしょうか？

数種類の原料を混合し、発酵させたものです。今までにない食味を有します。

>　方法の発明の特許とその方法によって得られる物の実用新案が共に登録されるのかどうかということがご質問の趣旨だと考えます。
>　従って、これらの発明と考案とが同一であると認定されるのかどうか、それがこのご質問の趣旨だと考えてよろしいでしょうか？　この点についても補足をお願いします。

ご指摘のとおりです。質問の内容が明瞭でなく、申し訳ありません。整理していただき、恐縮です。
例えば特許2519868号のような、方法とその方法により作られるもの、といったものを特許と実用新案に分けることを考えています。

>　しかし、それを必須の構成要件とするのでなければ、両方登録される可能性もあると思います。

実際の出願に際しては、ご指摘いただいた「必須の構成要件とするのでなければ、両方登録される可能性もある」ことを踏まえ、構成要件を変えるほうが得策と理解しました。

もともとの質問の趣旨は必須要件としての場合を想定しておりましたので、後学のため引き続きご意見賜りたく、お願いいたします。
同時に出願し、実用新案が登録され、その後特許審査請求を行う場合、先に登録された実用新案が拒絶理由になる、ということでしょうか？
もしそうであれば、その時点で実用新案を放棄することで拒絶理由が消滅することになるのでしょうか？

回答No.1

noname#12001

出願は当然、可能です。
審査のとき拒絶理由になります。
登録したい理由がでてきたときは
査定を食らうまえに
どちらかを取り下げてください。
両方通ることは、ないとおもいますが、
だれもきがつかなくて、すぎた場合は、
当然ばれますので、出入り禁止でしょう。