仮審判

質問

特許で拒絶査定がなされた際に審判請求をすることが可能なはずですが、この場合の審判請求と仮審判は意味が違うのでしょうか？
　殆ど同じイメージがありますが、もし違うとしたらどのような違いがあるのでしょうか？

回答No.1

gsx1300r · ベストアンサー

仮審判というのは何でしょう？
特許法にはそのような文言の制度はありません。

ひょっとして、拒絶査定後に分割、または国内優先権に基づく新たな出願を
行うためだけに行う、形式的な拒絶査定不服審判のことでしょうか？

そうであれば、手続き上の違いはありません。
ただ、上記目的のためだけの審判請求でありますので、実務上、審判請求書の
請求の理由の欄には「追って補充」というような記載をして、実際に補充は行いません。
そして、審判が却下される前に審判または出願を取り下げる必要があります。

いかがでしょう？

補足

回答ありがとうございます。
多分、gsx1300r さんのおっしゃっている形式的な
不服審判のことです。状況的にそうでした。
確かに特許法等にはなく、
ネットで調べても分かりませんでした。
そこで追加の質問なのですが、拒絶査定後に分割または
国内優先権に基づく出願をする場合、
この形式的な不服審判は絶対必要になるものなのでしょうか？

回答No.6

teppoo29

No.5さんの

『したがって、形式的な（仮の）審判請求の場合は、
分割出願後に必ず、原出願の取り下げ、又は審判請求
の取り下げをしておく必要があります。』

は、そもそもこのケースでは分割出願できないのに、できることを前提とした書き方の様に思えますが。。。

お礼

この件については別の質問欄で解決したようですので、当該質問は締め切らせていただきます。コメントありがとうございました。

回答No.5

gsx1300r

No,4さんの、

> 自動的に却下されるんですから、分割出願をして、親出願はもうどうでもいいという場合には、
> 方式補正指令を無視するだけでかまわず、わざわざ自分から審判請求や出願を取下げる必要はありません。

これは非常にまずいです。
親出願の審判が決定をもって却下されると、審判請求の事実がなくなり
分割出願可能な時期は元々存在しなかったという理由で、子出願が却下されます。
単に出願日の遡及効が得られなくなるのではなく、出願自体が却下されてしまいます。

小生の勤務する事務所では、先日、この事故が発生してかなりまずい事態になりました。
審判官が連絡をくれる場合もあるのですけどね。

したがって、形式的な（仮の）審判請求の場合は、分割出願後に必ず、
原出願の取り下げ、又は審判請求の取り下げをしておく必要があります。

お礼

回答ありがとうございます。
これは非常にきになる点ですね。

回答No.4

noname#9130

私も仮審判という言葉は初めて聞きましたが、No.#1のやり取りでようやくj-dreamさんが何を言いたいのかがわかりました。

以下の特許法の条文を見れば、仕組みがわかるかと思います。

「第４４条（特許出願の分割）
１．特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」

「第１７条（手続の補正）
１．手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第１７条の４までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書・・・について補正をすることができない。」

「第１７条の２（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）
１．特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第５０条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一　第５０条・・・の規定による通知（「拒絶理由通知」）を最初に受けた場合において、第５０条の規定により指定された期間内にするとき。

二　拒絶理由通知を受けた後第４８条の７の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三　拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第５０条の規定により指定された期間内にするとき。

四　拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。」

第１７条第１項及び第１７条の２第１項ただし書きは要するに、「特許査定前は、一度拒絶理由が通知されたらその後は（一）～（四）の場合しか明細書等の補正することができない。」と規定しています。

これを受けて、第４４条は、「拒絶理由通知後は１７条の２第１項ただし書きに規定の（一）～（四）の場合しか分割出願をすることができない。」と規定しています。

従って、拒絶査定後に分割出願をしたい場合には、拒絶査定不服審判請求をすることが必須です。

なお、国内優先権主張出願ができるのは、先の出願から１年以内です。他方、１年以内で拒絶査定がされることなんて極めて稀です。従って、現実的には、拒絶査定後に国内優先権主張出願をすることはまず不可能です。

ちなみに、分割出願をしたい場合であるか否かに拘らず、拒絶査定不服審判を請求するときに請求の理由の欄を「追って補充」にすることはよくあることです。
「拒絶査定になったけど大切な出願だから審判請求するということは審判請求期限までに決心したものの、まだどういう補正をするか、『請求の理由』の欄でどういう主張をするかということが決まらない」
という場合にも、取り敢えず形だけの審判請求をするんです。（そういう場合には請求項１以外はすべて一度削除してしまうこともあります。）

その場合にも、補正や分割出願をしたい場合には、審判請求の日から３０日以内に行わなければなりません。その後（通常は審判請求の日から２～３か月後）に、補正や分割出願をしたか否かに拘らず、「審判請求書の『請求の理由』の欄をきちんと書く補正をせよ」という趣旨の方式補正指令が届きます。この方式補正指令で定められた期間に「請求の理由を補充する旨の補正書」を提出しないと、拒絶査定不服審判請求が却下されます。

自動的に却下されるんですから、分割出願をして、親出願はもうどうでもいいという場合には、方式補正指令を無視するだけでかまわず、わざわざ自分から審判請求や出願を取下げる必要はありません。特許事務所に依頼している場合には取下げるだけでもお金を取られる可能性もありますので、やらなくていいことはやらないのが普通です。ただし、親切な審判官だと「却下しますよ？いいですか？」という趣旨の電話がかかってくることがありますので、取下げてあげた方が親切ということになるかも知れませんね。

ところで、拒絶査定後に分割出願をしたいということは、拒絶査定後の特許請求の範囲の補正には制限が加わる（１７条の２第４項）ことはもちろんご存知ということですよね？

「第１７条の２（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）
４　前項に規定するもののほか、第１項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一　第３６条第５項に規定する請求項の削除

二　特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）

三　誤記の訂正

四　明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）」

この条件を満たさないから分割出願をしたいということだと推察します。

だけど、本当に分割出願をしなければならないのかどうかという点については、一度専門家（弁理士）に相談に行った方がよろしいかと思いますよ。うまくすれば分割出願じゃなくて補正で済ませることも決して不可能ではないという場合だってあります。分割出願をすれば、出願費用に加えて、昨年４月から倍額に値上げされた出願審査請求費用を支払わなければなりません。専門家に相談した方が安く上がることだってあります。

余談ですけど、No.3の方が『これでも「拒絶査定」になり』と仰ってますが、すでに一度拒絶査定がされた後にもう一度拒絶査定がされるわけではなく、正確に言うと、「審判請求理由なしという審決」がされるだけです。

お礼

回答ありがとうございます。
細かい点までご説明いただき、
拒絶査定後の対応についてより深く理解できました。

回答No.3

turumi

私は、企業で特許を担当しています。しかし、詳細に関しては、私の回答のみで判断せず、最終的には弁理士さんにご相談されることをお勧めします。

質問の回答です。
「拒絶査定」の後ですが、「拒絶査定不服審判」を特許庁に請求する事になります。いわば、裁判と同じです。
これでも、「拒絶査定」になり、さらに特許登録させたい場合、東京高等裁判所に訴える、ということになります。
「不服審判」は裁判の１審と同じですから、２審は東京高等裁判所です。

「拒絶査定」後に行う「仮審判」に関してですが、私の勉強不足でわかりません。言葉も初めて聞いたので。

以下、補足です。
一般的に、「拒絶査定」の前には、「拒絶理由通知」が特許庁から来ます。一定期間内に、「意見書・補正書」を提出します。それにより、改めて審査がなされます。
それでも特許登録ができない、あるいは、「拒絶理由通知」を放置すれば、「拒絶査定」となります。

だから、「拒絶査定不服審判」を特許庁に請求するというのは、実はよほど大事になります。企業でもあまり行わないと思います。お金と時間も掛かるし。
質問者の特許出願の内容はわかりません。しかし、１件の特許が巨額のお金になる、というのはなかなか、ありません、現実は。ほかの周辺技術で特許をとったほうが堅実です。

質問者のかたが出願の際に弁理士さんを通した場合、弁理士あてに「拒絶査定不服審判」がくるので、適切なアドバイスがいただけると思います。

相談者の方は、ご自分でされたのでしょうか？
もしかして、「拒絶査定」と「拒絶理由通知」を取り違えていませんか？
内容をよく確認されてください。
また、ご自分で出願明細書を作成し、（弁理士が作成された場合と比べ）出願された場合、請求された権利内容も不十分な内容になっている場合が多いと思います。

失礼ですが、この辺が十分に理解し出願手続きを行っている方なら、表題のようなご質問は出てこない、と思いましたので。

ですから、今更弁理士の方にご相談されても、補正内容が著しく狭まり、仮に特許査定されても権利内容が小さくなる可能性があります。
そこまでして特許にするか、という問題もあります。

分割出願に関してですが、「拒絶理由通知」の内容で、「「発明の単一性」が認められない」との事であれば、分割出願を行うことで特許登録される可能性もあります。
ちなみに、「拒絶査定」後は、分割出願なんて、不可能ですよ。もう、その特許出願は生きていないのですから。

今、質問者の方が行う事は、以下だと考えます。
書類内容の確認：「拒絶査定」か「拒絶理由通知」のいずれか
特許登録する価値、内容があるか：お金と時間のこともあります。
手段：弁理士に依頼するか、どうか

以上です。

お礼

回答ありがとうございます。
今回の書類内容は拒絶査定で間違いないです。
実は私は最近特許事務所に勤め始めた者で、
質問内容の案件は私自身の出願ではありません。
仕事を覚えている毎日の中で、
理解できない案件だったので質問した次第です。
ご丁寧にありがとうございました。

回答No.2

gsx1300r

分割出願は、親出願の補正可能期間中しかできません。
また、国内優先権に基づく出願をする場合は、基礎出願が特許庁に係属している
必要があります。

拒絶査定謄本の送達時点では、すでに補正はできませんし、
送達があってから３０日を経過すると拒絶査定が確定します。
拒絶査定が確定すると出願は特許庁に係属しなくなります。

拒絶査定不服審判の請求を行うと、３０日間は補正が可能になりますし、
出願も特許庁に係属した状態が続きます。

したがって、拒絶査定謄本の送達後に分割等を行うためには、
拒絶査定不服審判の請求を行う必要があります。

お礼

ありがとうございます。
よく分かりました。
重ねて勉強したいと思います。
また質問を投稿した時は、よろしくお願いします。