「先願」について・・

質問

特許法第３９条第６項の「発明者又は考案者でない者であって・・・・」というくだりで、
「特許を受ける権利を譲り渡した発明者」の出した先願が存在した場合は「特許を受ける権利を承継したもの」の後願が第３９条第１項で排除されてしまう様に見えるのですが・・

実際のところはどうなんでしょう？

なんで単純に「特許を受ける権利を有しない者」ではいけなかったのでしょう？

回答No.5

noname#4746 · ベストアンサー

※ No.4 のお礼欄を読んで

　特許を受ける権利を譲渡した発明者の出願を、「冒認であるから、出願したことにはならないこととする」という条文がありませんので、そのケースでも有効となるでしょう。
　が、その場合でも、「正当承継者」は何らかの行動をとるでしょうね。知的財産権に関する取り決めが就業規則に全くなされていないのであればともかく、普通は職務発明に関する規定が盛り込まれているはずですから。

　発明者がどうしても話を聞かない人物であれば、その発明者（＝従業員）がなした職務発明に関し、権利者が「発明者」または「発明者から権利を譲り受けた承継人」のいずれであっても、使用者には通常実施権があります（特許法３５条１項）。特許権の帰属を争う前に、通常実施権に基づいて特許発明を実施すればよいだけです。
　専用実施権よりは効力に劣るものの、発明者または承継人からどうこう文句を言われる筋合いはありません。

　ついでに。
　特許出願後の出願人名義の変更は、「変更します」「はい、分かりました」と簡単に済むものではありません。譲渡証書などを提出する必要があります（特許法施行規則５条）。
　一連の記録は、特許庁に全て保存されています。使用者が記録を閲覧すれば、発明者が誰に特許を受ける権利を譲渡しようとしたかは一目瞭然です。「会社に対する背任行為」があからさまになり、下手をすれば犯罪として告発されかねないのに、そのような危険をあえて冒す人間や、それに協力する人間がいるとは思えませんが。。。

回答No.4

noname#4746

法律に基づいて解釈すれば、承継人乙の後願Ｂは、発明者甲の先願Ａによって、特許法３９条１項に基づいて拒絶されます（先願Ａの特許請求の範囲に記載された発明と、後願Ｂの特許請求の範囲に記載された発明とが同一の場合）。

　実は、acacia7 さんが何を不条理と思っておられるのか未だに理解していないのですが、

　例えば、私が雇用者、acacia7 さんが従業員（＝発明者）であるとして、
　職務発明であるなら、会社名義で出願すべきところ、acacia7 さんが勝手に出願し、後から会社が出願したような場合のことを想定していらっしゃるのでしょうか？
　で、会社の出願が acacia7 さんの出願で拒絶されてしまう、それは会社にとって不利なのではなかろうか、ということなのでしょうか？

　それでしたら、acacia7 さんの出願の出願人名義を会社に変更する「出願人名義変更届」を提出すればよいだけの話のように思えますが？　この場合、出願日は acacia7 さんが出願した日になるし、その分、２９条１項、２項、２９条の２に基づく拒絶理由たり得る先行技術の数も減るでしょうし、会社にとってもメリットがあります。
　なので、後願が拒絶されても差し支えはとくにありません。

　仮に、acacia7 さんが応じなかった場合、「従業員の職務発明については、『特許を受ける権利は、発明完成とともに発明者から会社に移転するというべきである』という判例がたくさんある（例えば、昭和５０年（ワ）第１９４８号）。応じないなら、裁判してでも名義変更させる」と説得されることになると思います。

　一方、両者の間に雇用契約等の関係がない場合についてですが、私と acacia7 さんとが単なる知り合い同士で、発明者である acacia7 さんが、口約束で私に「自分の発明の特許を受ける権利、オマエさんに譲渡するよ」と申し入れたとします。「特許を受ける権利」は財産権の１種ですから、私が受諾すれば、この口約束は有効です（民法５４９条）。

　が、書面にして残さない場合、この譲渡の申し込みは、acacia7 さん、私のどちらからでも取り消すことができます（民法５５０条）。道義的にはともかく、私には、発明者自らが出願することを止めさせる権利はありません。つまり、この場合、発明者は、「特許を受ける権利を有しない者」ではないと考えられます。

　もっとも、この場合でも、「あのとき、確かにこう言ったよね？　黙って出願するってどういうこと！？」と非難を繰り返し、出願人名義を変更させるというテもありますが（笑）。出願人を変更してくれなくても、特許査定後に権利者を変更させたり、専用実施権または通常実施権を獲得する等、方策はありますし。

　なお、ご存じかとは思いますが、「冒認出願」とは、「発明者でもなく、その発明者から特許を受ける権利を承継した者でもない者」が出願した場合を言います。だからこそ、No.2 のお礼欄では「冒認出願っぽい」という表現を使っていらっしゃるのだと思いますが、閲覧者の方の整理のため、念のために申し添えておきます。

お礼

ご回答ありがとうございました。

ほぼ、納得できました。
以前に、弁理士の方に「冒認出願同様にはじくべきなんじゃないかと思う」
と言われたことがあり、ひっかかっていたのです。
出願の名義を変更すれば良いといわれたら確かにそれまでですねぇ。

で・・最後の最後に一点だけ教えてください。
『特許を受ける権利を譲ってしまった発明者』がした出願を、
『特許を受ける権利を有さない者』に名義変更した場合、
その出願は有効なのでしょうか？

有効だったら第三者に権利が渡り、
無効だったら承継者の権利が成立する様に思うのですが・・

なんか・・深みにはまってしまってすいません。

回答No.3

ken0321

acacia７さん

先に２件回答したものです。
他の特許関連を見たらacacia７さんが回答しているのを見ました。
専門家に対して失礼な回答をしたようでした。
すみませんでした。

補足

いえいえいえ。（＾＾；
現在修行中の身でして、専門家でもなければ、
経験者というのもおこがましい状態です。
今年始めて弁理士試験を受けてみて、一次でこけてる程度ですから。

今後とも何卒よろしくお願いします。

回答No.2

ken0321

acaciaさん、先に回答した者です。

説明不足の点を補います。
(１)発明者
　特許の世界では特許出願請求する発明部分（クレームという）を考えた
　人を発明者として記述します。
　しかし、出願したクレームが「登録」査定されなければそれは発明とは
　認められません。
　「発明」かどうかを決めるのは、発明したと思っている人やその周辺の
　人たちではなく、特許庁の審査官が決めることです。
　審査官は裁判所の裁判官のようなもので、「有罪か無罪か」を決める代わ
　りに「発明か発明でないか」を決定します。
　「発明」と判断され登録査定になれば、上記の考えた人は「発明者」と
　世間的に認定されるわけです。
　（厳密には、猶予期間等のこともありますが）

(２)発明者は権利を喪失しているのか？
　まず、あなたの言う「発明者の権利」というのを正確に定義する必要が
あります。これについて「発明者」は出願時の「発明者」と理解して（前述）
もらえれば、発明者の権利とは先願として審査を受ける権利という事に
なると思います。この権利は発明者が有しているものと私は理解しています。
つまり、この時点では特許出願はしていますが、その結果が「特許（特別に
使用を許される）」に当るという結果になるかどうかは判らない状況です。
もし、拒絶査定になれば「特許としての権利」は発生しません。
質問でお使いの「権利」は、すでに登録査定されていることを前提とした話
なら最初の質問にある先願の話が状況としておかしな事になると思います。
それで、私の最初の回答で

　・条文を読んでいないので正確かどうか判りませんが、ご質問のような条文
　　からは出願が「登録」査定前のものに対して述べているように見えます。

とのコメントをつけたのです。

(３)権利の譲渡
権利の譲渡は、その時の契約書の記述内容が大きなポイントになります。
公序良俗に反しない限り、かなり契約当事者の一方に有利な内容であっても
それは認められます。
したがって、特許を受ける権利を譲り渡した、と言っても付帯条項での内容
によってかなり異なります。
すくなくとも、譲渡は商法的な話の部分が大きくなるからです。

説明が舌足らずですみません。

お礼

御回答ありがとうございます。

「発明者」は「発明を完成した」段階で決まっているのではないかと。。
審査官が査定するのは「特許」か「却下」かであって、
「発明」か否かではないですよね？
でなければ、特許発明と発明の区別がなくなってしまいますし。

で、発明者甲が行った特許出願Aは、
「発明が完成した時」に発生する「特許を受ける権利」を承継者乙に譲渡した段階で、
「特許を受ける権利を有していない者の出願」なので「冒忍出願」に見えるわけです。
でも、条文を探しても、「特許を受ける権利を有しない発明者」は
特許を受けられないことになってない気がするのです。

また、普通に特許出願Aがなければ、承継者乙の特許出願Bは
権利能力に従った出願なので、特許されることになるはずなのに、
冒認出願っぽい特許出願Aを先願として却下されちゃうのです。

不条理ですよねぇ？
だから、多分、僕の間違えか、うまい細工がどっかにあるのではないかと思うのです。

回答No.1

ken0321

条文を見ていませんが、ご質問にはお答えできると思います。
登場人物と状況で説明します。

登場人物：
Aさん→特許を受ける権利を譲り渡した発明者
Bさん→特許を受ける権利を承継した者

状況：
Aさん→
　　(１)特許を受ける権利をBさんに譲り渡した
　　(２)特許を受ける権利をBさんに譲り渡した時点より前に特許Xを
　　　　出願していた（先に出願＝先願）
Bさん→
　　(１)Aさんより特許を受ける権利を承継した
　　(２)Aさんが出した特許出願と同じ（または同じような、または類似の）
　　　　内容の特許X'(エックスダッシュ)を出願した（Aさんの特許出願より
　　　　後に出願＝後願）

排除：
　・この場合は、特許庁に出願Xの所有権がBさんに移っている申請がなされて
　　いるはずなので、X'は排除されるものと考えます。
　・出願Xはそのまま残ります。
　・条文を読んでいないので正確かどうか判りませんが、ご質問のような条文
　　からは出願が「登録」査定前のものに対して述べているように見えます。

最後の質問に対して：
　・Bさんは、Aさんより特許を受ける権利を承継したので「発明者又は考案者
　　でない者であって・・・・」となります。
　　決して「特許を受ける権利を有しない者」ではないのです。

この説明で、おわかりいただけたでしょうか？
また、どなたか条文に詳しく上述の法律解釈がおかしかったらご指摘下さい。

お礼

ご回答ありがとうございます。

ken03210さんのおっしゃる条件では「発明者A」の出願Xは
特許庁に「特許を受ける権利」の移転を届け出た段階で
取り下げになっているのではないかと思うのですが・・
　⇒これに適応されるような条文はあります？・・（＾＾；；；

かりに、「特許を受ける権利」が発明者と承継人との共有状態になると、
どっちも「共有出願」違反になっちゃいますよねぇ・・

僕が一番不可解に思っているのは、時間の流れを確認すると・・

１・発明者甲から承継者乙への「特許を受ける権利」の承継
２・発明者甲の権利のない特許出願Ａ
３・承継者乙の特許出願Ｂ

で、「特許を受ける権利」は乙が所有している状態です。
「特許を受ける権利を有しない発明者」が特許出願Ａをしているわけなんですが・・
これが・・どうも・・うまく排除できないんです・・
どこで排除されるんだか・・
で、なぜか、特許を受ける権利の承継者乙の特許出願Ｂが特許出願Ａに排除されちゃうんです。（－－；；

ポイントになりそうなのは、第３８条「共同出願」なんですが、
でも発明者甲は共有者でないから共同で出願しなければならないにならないみたいなんです。
で、「発明者」ですから、第４９条第６項もクリアしてしまうんです。

後願のＢに関しては、「同一の発明について・・・（３９条1項）」が適用されると特許を受けられませんし、
先願のＡについては出願人が「発明者」なので特許出願とみなさない要件は
満たしてないんです・・（－－；

この状態の発生しそうなのは、職務発明で、予約承継が行われた場合、
使用者が「特許を受ける権利」の届け出をした時に「特許出願」をせず、
特許出願前に当該発明の発明者である従業者が「特許出願」をしてしまった場合なんです。

補足

かなりボケてました。（－－；

特許を受ける権利は出願が第三者対抗要件なんですね・・＜第34条

ということは、契約違反であろうとなかろうと、

従業者側の後願Ｂが出るまでは発明者の特許出願Ａが正当なのですね・・

・・・・・・あれ・・・・・
でも、発明者は権利を喪失しているのか？・・
いないのか？・・まだまだ謎です。（－－；
誰か助けてくださいぃぃ。