請求項1は公知技術だったが、請求項2の技術範囲に抵触したら侵害？

質問

小さな雑貨メーカーで働いています。
新しく考案した雑貨が、他社の特許にひっかかっていないか調べているのですが、
ひとつ抵触しそうな実用新案があり、なんとか回避策を考えています。

その実用新案には複数の請求項がついてます。

【請求項1】の内容については、
それ以前の公知技術の内容と同じようなので、それほど気にしていないのですが、
【請求項2】の内容が気になっています。

【請求項2】の記載の仕方が、
『○○○を具備する請求項1の技術』というような言い回しになっています。

この場合、「○○○を具備する」の部分に新規性・進歩性があったとしたら、
「○○○を具備する請求項1の技術」の実施は、この実用新案権に抵触すると言えるのでしょうか？

それとも「請求項1の技術」が公知である以上、抵触しないのでしょうか？

アドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

回答No.3

gn_drive

抵触するでしょうね。

あなたが懸念する新案が審査請求前のようなので、拒絶査定を受けたら請求項１は変わる可能性があり、その内容に応じてひょっとすると請求項２中心に修正される可能性が十分にあります。良くあることです。

心配なら特許だけでなく文献や市販の本など徹底的に調べ、公知技術であることを主張する資料を準備して情報提供し、拒絶査定の文面に書いてもらい、最終的に先願が変更されても抜け道ができるように仕掛けるしか無いでしょうね。

そしてその抜け道をあなたが特許出願しておけば、あなたの製品は守られます。

時間が無くても大事なことならしないとね。みんなやっていますし、サラリーマンだと上司命令で必死にやらされています。

回答No.2

trytobe

特許でも実用新案でも共通している点として、『○○○を具備する請求項1の技術』のように、『○○○を具備する』という限定をすることで、従来知られている以外の効果があるなら、改良発明・考案として独占する権利が生まれます。

つまり、自動車なんてものは公知でも、電動の自動車は発明・考案として保護すべき改良だ、という制度の理念です。

この点から、抵触しないと決めるのは危険です。そのため、じっくりと公知技術との比較をして検討する必要があります。

続いて、実用新案ならではの点としては、現行制度で登録された実用新案は無審査で登録される（登録はされるが、保護する価値があるかは後で特許庁に見解をもらう）という制度変更が注意点です。

現行制度で登録されたならば、請求項１も２も全く公知技術との対比について特許庁の見解は得られていない（保護するとは決まっていない）というわけです。

実用新案登録の技術評価制度とは？ - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar22.htm

特許・実用新案とは - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/chizai04.htm

この技術評価は、誰でも申請できますが、申請したことは実用新案の出願人に連絡されるため、ご自身が技術の保護を気にされていることが明確に伝わってしまいます。また、評価結果も出願人に連絡されますので、それを持って権利行使してこられるリスクも生じます。

実用新案法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO123.html

実用新案法 第十二条（実用新案技術評価の請求）
　実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項（同号に掲げる考案に係るものに限る。）、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定に係るもの（以下「実用新案技術評価」という。）を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
（２項以下略）

実用新案法 第十三条 　特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
２ 　特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
３ 　特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。

以上のことや、旧制度（実用新案も審査後に登録していた時代）の案件のことも勘案すると、専門家（特許事務所など）に鑑定依頼するほうが安全ともいえますし、事前に技術を回避できるのであれば、抵触しないように商売を進めて無用の出費を避けるのも賢明です。

回答No.1

oo14

どう考えても請求項１の技術範囲のことなので
それほど気にしてないのなら、気にしなくていいのでは。

不安なら出願するのが簡単に、気持ちの整理がつくのでは。
実用新案なら、拒絶理由でこの実案を引用されることは
まずないのでは。

またいつまで有効ですか？
それより古い同類の特許期限切れを
探したほうがもっと安心できるかも。

補足

いえ、私が実施したいのは「○○○を具備する請求項1の技術」で、請求項2の内容です。

また、質問の趣旨としては、実施した際に先行実用新案に抵触するかどうかなので、出願して登録されるかどうかを待つ現実的な余裕はないのです。

更に先行する公知技術を見つけられれば安心というのは確かにそうだと思いますが、今のところ見当たらないので困っています。