特許権の放棄について

質問

特許権の放棄についてです。

未登録の通常実施権者（例えば職務発明の使用者）の承諾を得ずに放棄された場合、
それに気がついた通常実施権者の取り得る処置は何でしょうか？

回答No.3

patent123 · ベストアンサー

No.1です。回答を間違えました。すみません。

特許法９７条１項は、特許権者は、専用実施権者、質権者、職務発明の通常実施権者、専用実施権についての許諾による通常実施権者、特許権についての許諾による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる旨を定めます。

従って、特許権を放棄する際には、通常実施権の登録の有無を問わずに、許諾による通常実施権者や、職務発明の通常実施権者の承諾が必要となります。

具体的には、特許権を放棄するためには、特許登録令２８条に従って、所定の申請書を特許庁に提出することになります。そして、特許登録令３０条１項２号には、申請書には、承諾を証明する書面を添付することが定められています。従って、所定の通常実施権者の承諾書を添付することになります。この承諾書が添付されていない場合には、特許登録令３８条の規定により、申請人に対し、弁明書を提出する機会を与え、その後、登録の申請が却下されることになります。

しかし、sii989さんのご指摘の通り、許諾による通常実施権が登録されていない場合などには、特許権者は、通常実施権が許諾されていることは分からないので、特許権の放棄の登録はされてしまうと思います。

そして、このような場合に特許権の放棄の登録がされることが、行政不服審査法の「行政庁の違法又は不当な処分」に該当するか否かは私にはわかりません。

Ｎｏ．１の補足についてですが、特許庁に対して損害賠償を請求する場合には、国家賠償法が適用されるのでしょうが、元通常実施権者が、損害が発生していることを立証することは難しいと思います。特許権が放棄されたことと、競業者が類似品を製造、販売して、元通常実施権者の利益が減少したことを立証する必要があると思われます。

お礼

ありがとうございます。

結局このようなケースは判例がないとどうなるかはっきりしないものかもしれませんね。

きっと実務的にはこのような事の無いように注意するべきであるものと理解しておきます。

回答No.2

teppoo29

通常実施権者を未登録に限定しているところが良くわかりませんが、登録の有無に関係なく通常実施権者の承諾は必要かと思います（97条）。よって、勝手に行った放棄手続は登録できず却下されるのではないでしょうか。

もし過誤で登録となれば、実施者としては特許庁長官に対して行審法の異議申立が出来ると思われます。
ただ、通常実施権者としては、特許権がなくなればその後自由に実施できますので、そのまま放置の方が手間やお金（申立て料、ライセンス料等）を考えると得策な場合があるかと。

補足

ありがとうございます。
未登録に限定した理由は、
当事者間で契約書を交わしただけの状態の通常実施権は、特許庁では把握できない。
このため、勝手に行った放棄手続きを却下することもできない、と考えたためです。

と考えると、「過誤」とは言えないが・・・
このような場合にも行政不服審査法の「違法又は不当な処分」に該当するのかな？
というのが不安なんです。

回答No.1

patent123

特許法上は、未登録の通常実施件者が取りうる措置は何もないと思います。

許諾による通常実施権が未登録の場合には、契約書の内容にもよりますが、民法４１５条に規定する債務不履行が成立することが多いように思われます。

職務発明の使用者は、このような事態を避けるためにも、従業者から特許権又は特許を受ける権利を承継するのが一般的かと思います。

補足

ありがとうございます。
許諾による通常実施権の場合は、放棄をしない旨の特約が必要ということでしょうか。

自分なりに考えてみて、思いついたのが、
１）行政不服審査法の異議申立て
２）「放棄」取消しの訴え
３）承諾権侵害による損害賠償請求
でしたが、これらは不可でしょうか。
不可であれば、その理由を教えて頂ければ大変勉強になります。
よろしくお願いします。