商標ライセンス

質問

当社は登録商標Ｘの製品を製造するメーカーです。
このたび製品Ｘを、東南アジアのＡ社にＯＥＭ生産委託します。
その製品Ｘは、ディーラーである日本のＢ社がＡ社より全量買い取って
他社に販売します。（ＯＥＭ契約にて、Ａ社は他社に販売する権利を持たない。）
なお、Ｂ社は当社と長年の取引がある懇意の会社ですが、Ｘに関して
代理店契約は結んでいない。

このような設定のときに、当社はＢ社から商標のライセンス料を
取ることはできるのでしょうか。

回答No.2

hatu99

Ａ社かＢ社が貴社の商標権のライセンスを受けていなければ、Ｂ社がＸ製品の販売をすることは、貴社の商標権の侵害となります。
よって、Ｂ社にライセンス料を請求する（ライセンス契約の締結を要求する）ことは当然のことです。

補足

ご回答ありがとうございます。
Ｂ社がＸ製品の販売をすることが、当社の商標権の侵害となるのはなぜでしょうか。
考えるに、Ｂ社がＡ社より全量買い取りしているということは、実質上
当社がＢ社に当社製品Ｘの販売委託をしている形になると思うので、
その販売委託先からライセンス料を取るのはできないように思うのですが。

特許の場合では、自社で特許技術を自己実施して製造した製品のライセンス料を、
販売委託先から取ることは通常しないと思います。

このあたりの解説をいただけますと幸いです。

回答No.1

滝戸 ゆき緒（@Yukio_Takido）

東京で商標を含む知財を専門とする弁護士です。よろしくお願いいたします。

本件の場合、商標Ｘのライセンス料をＢ社から徴収するためには別個の代理店契約もしくはライセンス契約が必要となるでしょう。なぜかはすでにお分かりの上でのご質問と見受けられますが、商標ライセンスのような複雑な内容の契約を口頭もしくは黙示の合意があったと擬制するのは、裁判上も難しいと思われるからです。

お役にたちましたでしょうか？

補足

ご回答ありがとうございます。
別個の代理店契約もしくはライセンス契約が必要となる理由はどういうことでしょうか。
何となくそんな気がしただけで、理由を理解していませんので、
解説いただけますと幸いです。