最後の拒絶理由後の補正について

質問

最後の拒絶理由通知がきましたが、特許請求の範囲の減縮などの対応では、有効な権利とはなりそうも有りません。
このような場合、明細書中から新たな観点を見出して補正をすることは可能なのでしょうか？

そのようなことが許されるなら、審査官はまた最初からサーチし直しなので、道義的には良くないと考えますが、特許法で明記されているのでしょうか？

過去の質問や特許庁ＨＰの審査ガイドラインとか参照しましたが、可能か否かは読みとれなかったので教えて下さい。

回答No.2

noname#9130 · ベストアンサー

> このような場合、明細書中から新たな観点を見出して補正をすることは可能なのでしょうか？

eocさんもうすうすお気づきのように、そういうことは残念ながら認められません。

> そのようなことが許されるなら、審査官はまた最初からサーチし直しなので、道義的には良くない・・・

その通りです。ただ、道義的と言うよりも、一から審査をやり直すのでは審査が遅れてしまうからそういう補正は認めないことになりました。（日本の審査は遅いと諸外国から文句をつけられていたようですからね。）

> 特許法で明記されているのでしょうか？

はい。特許法第１７条の２第４項に規定されています。

『第１７条の２（願書に添付した明細書又は画面の補正）

第１項
　特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第５０条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

１．　第５０条（・・・）の規定による通知（「拒絶理由通知」）を最初に受けた場合において、第５０条の規定により指定された期間内にするとき。
２．　拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第５０条の規定により指定された期間内にするとき。
３．　第１２１条第１項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から３０日以内にするとき。

（－－－－－）

第４項
　前項に規定するもののほか、第１項第２号及び第３号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

１．第３６条第５項に規定する請求項の削除
２．特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）
３．誤記の訂正
４．明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）』

上記第４項第２号中の「請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの・・・に限る。」というのがそれに該当します。

> 特許請求の範囲の減縮などの対応では、有効な権利とはなりそうも有りません。

もしかしたらeocさんは弁理士さんに頼まずに自力で出願されたんですか？　だとしたら、そういう事態になるということも覚悟の上だとは思いますが、困りましたね。

場合によったら審査官が間違っていたということも全くないわけではありません。実際に明細書や補正を見てみないことには、適切な判断はできません。しかし、明細書を見てしまえば個人情報がわかってしまいます。従ってこのサイトではこれ以上突っ込んだお話はできません。

E-DC2さんが仰っている分割出願については、出願費用どころか審査請求費用まで払い直しになります。しかも、そもそもの拒絶理由通知が新規性や進歩性に基づくもので、明細書に裏付けられた範囲内で補正しても拒絶理由が解消されない場合には、全くの無駄金になってしまいますのでご注意を。

その前に、今からでも弁理士さんのところに相談に行かれたらいかがでしょうか。専門家の方がよく検討したらうまい対処の方法が見つかるという可能性もあるかも知れませんよ。

お礼

ご回答有難うございます。
特許法で明記されているのか？という質問の回答として、
第１７条の２第３号の規定による補正を行う場合は、特許法第１７条の２第４項の規定の制限を受けるものと解釈し理解しました。有難うございました。

本件は「自力で対応」というわけではなく、拒絶理由に対する自分なりの方針を決定するにあたり疑問になったので質問いたしました。一応初めに　同質問を弁理士の先生にはしましたが、あやふやな回答だったのでこちらに（ｇｏｏ）にきました。（情けない・・・）

回答No.1

E-DC2

こんばんは。

>明細書中から新たな観点を見出して補正をすることは可能なのでしょうか？

たしか、ダメです。
そのための「最後の拒絶理由」だったはずですから。

分割出願をしたらいかがでしょう。

では良い権利を。

お礼

ご回答ありがとうございます。
先の補正に対しての最後の拒絶　の対応をする場合は、記載していただきました条文のくくりに入るとは思いましたが、そもそも発明の観点を変更（請求の範囲を思いっきり変更する場合）は条文のくくりに入らないような気がしたので質問しました。
ご回答では「ダメです」とのことですね。
ありがとうございました。