日本で商標取得。同じものが海外にあると

質問

日本国内である商標を取得しています。
その商標を使って海外工場で製造し、日本で販売予定です。
仮にその海外で、同じ商標が取られていた場合、その国での販売は
勿論不可だと思いますが、製造する事さえも無理なのでしょうか？

又、マドリッドプロトコルについても分かりやすくお教え頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

回答No.3

trytobe

輸入時に、税関に「日本で商標権を持っている人間（法人）が貨物の受取人である」「日本で商標権をライセンスしてもらった人間（法人）への貨物である」という証明と説明ができれば、輸入時に返送・廃棄されることなく輸入できます。

日本税関 Japan Customs
2003 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権を侵害する物品又は不正競争防止法第２条第１項第１号から第３号までに掲げる行為を組成する物品の輸入差止申立制度（カスタムスアンサー）
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kinseihin/2003_jr.htm

いわゆるブランド物を輸入するとき、ニセブランド（ライセンスもないのに輸入したもの）を水際で防ぐ一方で、ブランドメーカーが正規輸入するときの作業と同じです。ニセブランドではないことを示すともいえます。

このような検査は、輸出する側でも行われることがありますので、その国の制度を把握しておくとともに、「これは商標権者が許可・容認しているものであるから通関してくれ」という必要書類を事前に把握しておく必要があります。

日本税関の場合 - 輸出入してはならない貨物
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kinseihin/kinseihincontents_jr.htm

マドリッドプロトコルについては、条約に加盟している国なら、そのどこか一カ国で出願して、商標を取りたい国を指定すれば、国際事務局(WIPO)経由で国際登録をもらい、各国の手続きを一本化できる、という便利なものです。

マドリッド協定議定書の概要について
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/mado.htm

唯一やっかいなのは、その大元の出願国で商標が認められなかったとき、根本的に商標が認められない問題点（拒絶理由）があると思われて、国際登録も無かったことにされてしまうというものです（セントラルアタック）。その場合は、問題が無い国だけで従来どおり個別に出願＆審査をしてもらって登録することになります。

回答No.2

santamona

「現地代理人を立てなくてもよい」ということも、重要な有利性であるといえます。しかし、国際出願後の指定国(甲国）で審査がされる段階で拒絶の理由が存在し、当該国（甲国）の特許庁と応答の手続きをしなければならないとなれば、現地代理人を立てることを要求されます。拒絶の理由が無くすんなりと登録査定されるのであれば、現地代理人を立てる必要がありませんから経費は発生しません。
本来のマドプロの有利性は、現地代理人を必要としないことではなく、「本国の出願を基礎に」「多数の国」に「同時に早い出願日が確保できる」点にあります。国際出願費用は、外国１国に直接出願するより高額です(代理人費用は別）。少数の他国に出願すれば足りるという場合、直接当該国に出願するかマドプロ出願にするかは、有利性を検討する必要があります。

商標の同一性は、「標章（ＴＨＥ　ＭＡＲＫ）について完全同一」とされています。一つのマークとして取扱うことが要求されています。マドプロ国際出願様式における標章欄についての日本語訳は、「基礎出願又は基礎登録に表されているものと同じ標章の複製を以下の欄に記載します。」です。基礎登録が「イチロー　ＩＣＨＩＲＯ」であれば、イチローの無い「ＩＣＨＩＲＯ」は同一ではありません。

回答No.1

santamona

海外における商品の製造、販売については、一に、当該国の国内法観によると言わざるを得ません。
世界的規模の条約や協定を踏まえ、常識的には、以下のようになると考えられます。

日本国で貴方が取得している商標と同じ商標が、海外において、同じ(類似を含む）商品に対し同じ(類似を含む)商標が登録されていれば、当該国で貴方が貴方の商標を使えば侵害となるでしょう。しかし商品が違っていれば状況が変わってきます。
例えば、貴方が日本国において「カバン」（指定商品）について「Ａ」という商標を取得していたとします。そして、海外（甲国）においても、「カバン」について「Ａ」という商標が登録されていたとします。貴方が、甲国において、カバンに「Ａ」という商標をつけて販売をすれば商標権を侵害します。しかし、甲国に登録されている商標は、「メガネ」について「Ａ」という商標であったとすれば侵害とはなりません。カバンとメガネは異なった商品だからです。

貴方が、甲国においてカバンを製造しこれを日本に輸入した上で、日本で「Ａ」という標章を付して販売したとすれば、特に問題はないでしょう。しかし、甲国で「Ａ」という標章を付したカバンを製造し、これを日本に輸入して販売したとすれば、甲国で侵害を構成するかもしれません。甲国の国内法次第でしょう。

マドリッドプロトコルについては、下記を参照してください。
特許庁ホームページ　→　商標について　→　国際出願に関すること　→　マドリッドプロトコル制度について

マドリッドプロトコル制度とは、本国に存在する登録商標あるいは商標登録出願を基礎として、海外の多数の国に出願できるという制度です。多数の国に直接たくさんの出願書類を提出しなくても、本国の特許庁を通じ統一された様式の一つの出願書類を提出すればよいという有利さがあります。注意する主要事項
１、特許庁への出願は英語を使用しなければならない。日本語は使用できません。
２、日本にある基礎出願あるいは基礎登録の指定商品と同一又は範囲内になければなりません。
例えば、日本の基礎登録の指定商品が、カバン、メガネであればカバン、メガネ以外の「靴（クツ）」を出願することはできません。
３、日本にある基礎出願あるいは基礎登録の商標と同一でなければなリません。例えば日本の基礎登録が「カタカナのイチロー」であったとき英語圏で取りたいからといって「ローマ字のＩＣＨＩＲＯ」を出願することはできません。「イチロー」と「ＩＣＨＩＲＯ」は同じ標章とは見なされません。
４、セントラルアタックを承知しておいてください。
国際出願日から５年経過前に、本国にある基礎出願あるいは基礎登録が何らかの理由で消滅した（例えば拒絶査定された、無効にされた）時は、各国に登録がされていたとしても消滅します。

補足

大変分かりやすくご回答頂き有難うございました。
マドプロについても検討したいと思います。
簡単に言えば、弁理士(現地の)を使って甲国の商標をわざわざ
取らなくとも、日本にいながら出願が出来ると、考えて良いのですよね（甲国がマドプロに加盟していれば）。

又、マドプロについての主要事項３についてですが、例えば
日本での基礎登録が「イチロー　ICHIRO」の場合は、ローマ字での出願は可能でしょうか？

何度も恐れ入ります。宜しくお願い致します。