出願した特許について

質問

はじめて質問をさせていただきます。
　３年前に出願した特許（現在、審査請求中）について当時は抜けがないように作成したつもりだったのですが抜けが見つかり、どのように対応したらよいのか迷っております。

　新たに別の特許として出願する以外になにか方法はありますでしょうか？
多分無理とは思うのですが、すでに出願した特許に抜け分を付加する（請求項の追加）方法というのはあるのでしょうか？

　ご助力頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。

回答No.1

noname#230359 · ベストアンサー

３年経ってしまったら、厳しいですね。

＞多分無理とは思うのですが、すでに出願した特許に抜け分を付加する（請求項の追加）方法というのはあるのでしょうか？

残念ながら裏技のようなものはありません。飽くまで、抜け分の追加を審査官が新規事項の追加と見なすかどうかにかかってきます。その判断は、元の明細書に記載された発明とその抜け分の技術内容の両方がわからなければ無理です。専門家（弁理士・特許事務所）に相談することをお勧めします。

ただし、補正自体は無料ですから、新規事項の追加と見なされて拒絶理由の対象となるのを覚悟の上で補正してしまうという荒技もあります。審査官にだめと言われたら元に戻せばいいことですから。

その代わり、そういうことをすれば審査の結果が出るのが遅れることになります。新規事項の追加（つまり特許法第１７条の２第３項の拒絶理由あり）と判断されると、その拒絶理由が解消されるまで（つまり新規事項を削除する補正をするまで）は元の部分の審査もしてくれないことがあります。その点について覚悟があるのでしたら、お試しください。

なお、３年経ってしまっているのですから元の明細書がすでに出願公開されてますよね。となると、抜けの部分について新たに別の特許として出願しても、もしもそれが元の明細書に記載された発明及び周知技術等に基づいて当業者が容易に発明することができたものであれば、（たとえ同じ発明者・同じ出願人であっても）進歩性がないという理由で拒絶されます（特許法第２９条第２項）。

進歩性の有無の判断は素人の方には難しいかと思いますので、是非お近くの特許事務所に相談に行ってください。３年前と比較すると出願審査請求の料金が２倍になっていますので、その点についてもご注意ください。

お礼

早速のご回答、大変うれしく思います。
また、的確な回答ありがとうございました。

　まずは、進歩性について検討して、別途出願を考えたいと思います。

質問になるのですが、逆に進歩性がないのであれば、出願する必要はないと判断してよろしいのでしょうか？

また、抜けの部分を追加した製品を公開してしまえば、他社がこの抜けの部分を特許出願するのは難しくなるのでしょうか？

　質問ばかりで大変申し訳ありませんが、宜しくお願い申し上げます。

回答No.2

noname#230359

> 逆に進歩性がないのであれば、出願する必要はないと判断してよろしいのでしょうか？

元の明細書から見て明らかに進歩性がないようなものであれば、出願するのはお金と労力の無駄です。ただ、進歩性の判断は常日頃から審査に慣れ親しんでいないと難しいです。素人の方には適切な判断はできないと思いますよ。専門家に相談すべきです。

> また、抜けの部分を追加した製品を公開してしまえば、他社がこの抜けの部分を特許出願するのは難しくなるのでしょうか？

私も専門家なので、無礼かとも思いますが用語の使い方は厳密にさせていただくことをお許しください。「他社がこの抜けの部分を【特許出願する】」こと自体は可能です（すでに他人が特許を取っている発明に係る特許出願をしてはいけないという法律はありません）が、「他社がこの抜けの部分の【特許を取る】」ことは難しいでしょう。元の発明の発明者にとって進歩性がないのであれば、他社が出願しても「進歩性なし」と判断されます。

しかし、その「抜けの部分」を他社が事業として実施することを抑止できるかどうかは、別問題です。特許請求の範囲に実質的に包含されない発明を他社が実施するのは自由ということになってしまいます。

ただ、“特許請求の範囲に実質的に包含される”のかどうかは、特許請求の範囲に記載された発明と抜けの部分の技術内容との両方がわからないと判断できません。状況次第では、もしかしたら抜けの部分の実施も抑止できるかも知れません。これについては、特許事務所の方に相談に行って鑑定してもらった方がよろしいかと思いますよ。

お礼

まずは、弁理士の方に相談してみようと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
ただただ感謝するばかりです。

　また何かありましたら、そのときは宜しくお願い申し上げます。