弁理士試験対策～特許法44条～

質問

特許法44条1項2号による特許査定後30日以内にする分割を、クレームについて行った場合であっても、分割の元である出願において、特施規30条の削除補正を同時にすることができない、というのは正しいのでしょうか？（代々木模試H17第1回第51問枝3の回答より）これが正しいとすると、結局、クレームからの44条1項2号分割は、分割後ダブルパテントを招来するため実質的にはできず、できるのは明細書、図面からのみ、ということになります。？これって正しいのでしょうか？どなたかご存知であれば教えてください。

回答No.2

noname#65751

＞特許法44条1項2号による特許査定後30日以内にする分割を、クレームについて行った場合であっても、分割の元である出願において、特施規30条の削除補正を同時にすることができない、というのは正しいのでしょうか？

どうもよくわからないんですけど、弁理士試験レベルの考え方以前に、もっと単純に考えて、そもそも特許査定後には「補正」はできないってことじゃないんですか？　特許査定後にも分割出願ができるようになったためにその辺の絡みから出題したように見せかけておいて、実は根本的な部分で混乱していないかどうかを問う問題だったとか？　それとも、特許査定後でも「補正」できるようになったんでしたっけ？

それに、特許査定になった請求項に係る発明を分割出願する必要性はないでしょうし、うっかりクレーム外にしてしまったけど明細書には記載されているという周辺部分まで権利がほしかったら「除くクレーム」の形で分割出願すればいいわけですから、親から削除する必要もないと思います。

なお、このサイトには「特許」というカテゴリーがあります。知的財産専門の人たちはそちらの質問しか見ていない可能性もありますので、そちらで質問した方が回答者が多くなるかと思いますよ。

でも、弁理士試験の勉強については、こんな誰でも回答できてしまう場所で聞くより、然るべき場所で然るべき人に聞いた方が安全じゃないかと思うんですけど・・・

回答No.1

kougan

正しいと思います。
これを認めると、特17条の2で補正の時期を制限している趣旨に反することになるからです。
なお、商標法の事例になりますが、最高裁判例H16(行ヒ)4にも似たような判決があります。

但し、クレームからの分割が必ずしもダブルパテントになるとは限らないと思います。
例えば、独立クレーム１が発明Ａであり、従属クレーム２が発明Ａ+Ｂのときに、発明Ｂを独立クレームとして分割出願した場合、親出願のクレームと同一ではないので、特39条の適用は無いと思われます。

後は、親出願でクレーム削除の訂正をした場合、特128条で効果が遡及しますので、もしかしたらダブルパテントを解消できるかもしれません。しかし、わざわざ分割出願で同じ特許を取り直す必要性はないので、実務的にはこのような手続はしないでしょう。

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。まだまだ、多くの疑問を持っており、随時質問をUPさせていただきます。お時間があるときには、また、ご回答いただければ幸いです。重ねて、ありがとうございました。