特許に関しての質問です。

質問

お願いします。
Ａ製品とＢ方法（ノウハウに近いもの）があり、日本で特許出願しました。
Ａ製品はＢ方法でないと使用できません。
Ａ製品は製品化に技術を要します。
米国でＢ方法の特許出願公開がすでにされていました。しかし、公開されたＡ製品の具体的な記述は稚拙で製品化することは難しいと考えられます。
米国出願のもののＰＣＴ出願は不明です。hitしませんでした。
どう対処したらよいでしょうか？

回答No.4

mahlergstav

>A製品は既存のものはなく、作成に工夫が必要です。公開されたものはシェーマしかありません。
>当然、B方法は米国出願で公知となり、どうしようもありませんが、
>A製品の具体的構造は新規性があり、これだけでも特許所得可能と思われます。

2通り考えられると思います。

１．A製品の具体的構造は、あなたが創作されたものですから、その構造を含めたA製品は、A製品とは違うB製品とみなせないか。効果や作用に明確な違いがあれば、可能だと思います。

２．あなたの創作された具体的構造がないと、A製品がを作れないようですから、その構造をB方法と組み合わせて新たなC方法とみなすことができないか。

具体的な内容を、ここで話すと公知例をつくってしまうことになるので、絶対やめたほうがよい。弁理士と相談するのが早道です。

参考になるかどうか、わかりませんが、越後製菓と佐藤工業の切り餅戦争と似たような感じがします。どちらも短い特許なので、調べて見られては。どちらも、切り餅の筋です。

越後が先願で、佐藤が後願ですが、登録は佐藤が早く、どちらも登録されています。

越後は、切り餅の周りに筋を入れて、焼き上がりが綺麗に仕上がる切り餅で、佐藤は周囲に２つ全面に十字状の筋を入れ、小さく割りやすく、お汁粉やぜんざいの餅を簡単に作ることができる、という違いだったと思います。

越後が特許権侵害で佐藤を訴えたが、敗訴したと記憶しています。

回答No.3

mahlergstav

>米国特許にはないB製品の請求項が残ると思うのですが、いかがでしょうか？

御質問には、

貴出願＝A製品＋B方法

他出願＝A製品（内容拙劣）＋B方法

と読めます。B方法とはありますが、B製品には言及されていないので、何とも言いかねます。もう一度、整理して質問されたらいかがでしょうか。

補足

申し訳ありません。
私の出願＝A製品＋B方法
米国出願公開＝A製品（内容拙劣）＋B方法はその通りです。
A製品にもB方法にも新規性があります。
A製品を使うためには、B方法しかありません。
米国出願のB方法は詳細に記述あり、A製品の記述は概念のみです。（概念にも新規性あり）
A製品は既存のものはなく、作成に工夫が必要です。公開されたものはシェーマしかありません。
当然、B方法は米国出願で公知となり、どうしようもありませんが、
A製品の具体的構造は新規性があり、これだけでも特許所得可能と思われます。
もちろん、米国出願した方が、A製品を詳しく補足して新たに出願している
可能性はありますが、現時点では公開等はありません。
A製品を特許登録するのは可能でしょうか。

回答No.2

mahlergstav

＞Ａ製品とＢ方法（ノウハウに近いもの）があり、日本で特許出願しました。
＞米国でＢ方法の特許出願公開がすでにされていました。

後で、公知例が見つかることはよくある話です。特に、出願後に公開されたら、どうしようもない。それで諦めるのであれば、特許出願する資格がない。

すでに公知例が見つかったので、審査官は、この事例をもって、特２９(1)、または特２９(2)違反で、拒絶理由を通知してくると考えるべきでしょう。PCTで日本出願しているかどうかは関係ありません。日本に出願していなければ、あなたの発明を日本で自由に実施できるというだけです。

＞記述は稚拙で製品化することは難しいと考えられます。
これは、相手の米国特許が登録されたときの無効理由です。無効にできても先願の地位は残りますから、あなたの特許が登録する理由にはならない。

解決策としては、２つあります。
１．審査官が先願の米国特許を見落とす（審査官も人間だから、見落とす可能性がないわけではない）
運よく登録されて、相手から無効審判を請求されたら、内容拙劣で、お前こそ無効だと切り返すこともできるかもしれません。

２．まずは、先願の米国特許を認めて、B方法を改良したC方法で改めて出願する。これは、B方法を利用するものであってよいのですが、B方法を知っていれば容易に想定できるものであってはいけない。容易に想定できるものであれば、特２９(2)で拒絶でしょう。

２．だと、B方法を利用している場合、相手方が日本に出願して登録された場合は、相手の許諾が必要となりますが、裁定による通常実施権を得る可能性があるので、十分有効です。また、内容が拙劣ということで、相手方の特許を無効にすることも可能かと思います。

C方法で、新たに出願されてはどうでしょうか。こうして技術は進歩するものだと思うのですが。

お礼

ありがとうございました。
おっしゃる通り、米国特許公開されたA方法は公知となるのですが、私のA方法を利用した
米国特許にはないB製品の請求項が残ると思うのですが、いかがでしょうか？
B製品の具体的な構造は米国特許では請求項に入っていません。A方法だけです。
A方法を行うためにはB製品が必要で、米国特許には詳細と、請求項がありません。

回答No.1

tetsumyi

それで何を新規性があるとして、また請求の範囲として出願しましたか？
これがわからなければ回答のしようがないと思いますが。

お礼

方法Aと製品Bの両方に新規性があり
方法Aと製品Bの両方を請求の範囲としました。
大事なのは製品Bで現在試作中です。
米国特許公開されていた製品Bは最終形は同じですが、製品の詳細はほとんど書かれていません。