特許権への変更について

質問

実用新案権を所有しているものです。

ところが、弁理士さんから、実用新案権は特許権ほど効力が無いので、特許権への変更を促されました。

ただし、リスクとして、(1)いきなり特許申請して却下された場合、実用新案権そのものも失ってしまうこと、(2)いきなり特許申請せずに評価請求した場合には、特許権への変更ができなくなる、旨の説明をされました。

(1)＆(2)は事実なのでしょうか？弁理士さんを信用していないわけではないのですが・・・なんか矛盾しているような気がして・・・。どなたかお教えください。

回答No.1

InfiniteLoop · ベストアンサー

もう登録されている実用新案に基づく特許の出願ですよね。とりあえず条文を見てもらうのが早いと思います。

（実用新案登録に基づく特許出願）
特許法第46条の２　実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
（中略）
2．その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条第１項に規定する実用新案技術評価（次号において単に「実用新案技術評価」という。）の請求があつたとき。

ということで、（１）実用新案登録に基づく特許出願をすると、持っている実用新案権を放棄しなければなりません。したがって、もし特許出願の方がうまくいかなかったら、後にはなにも残らないことになります。そして、（２）もし評価請求をした場合は、その実用新案権に基づく特許出願を行うことはできません。

よって、正しいです。

（参考）
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/shutugan_henkou_kaitei.htm

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました（＾－＾）♪

回答No.2

timeoftime

事実です。別に矛盾もしておりません。
特許に変更して、拒絶される考案であれば、そもそもその実用新案権には何の効果もなかったということです。
技術評価書を得てから特許出願に変更できるのであれば、ニ重審査になり無駄が出てしまいますし、技術評価書と特許出願の審査と異なる判断がされてしまう恐れもございます（いわゆるダブルトラック）。
そのため、実用新案技術評価書を請求した場合は、特許出願に変更できないとされています。

また、特許法２条で『発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち「高度なもの」をいう』とあり、実用新案には「高度なもの」とは記載されていませんが、実質的な違いはありません。

実用新案登録出願の日から３年経過していないのであれば、特許出願に変更されたほうが良いと思います。

お礼

ありがとうございます。勉強になりました。