特許庁への情報提供に用いる文献について

質問

ある日本特許（特許Ａ）の請求項１（発明Ａ）を無効にするべく、特許庁への情報提供を想定しています。提供する文献は日本特許を考えています。
そこで質問があります。調査によって判明した特許Ｂが、以下の１）～４）を満たす場合、特許法２９条の２が適用される文献として提出可能でしょうか。

１）特許Ｂの出願人は、特許Ａの出願人と異なる
１）特許Ｂは、発明Ａと同一の発明を開示する
２）特許Ｂの出願日は、特許Ａの出願日より後である
３）特許Ｂは、発明Ａと同一の発明について、国内優先権を主張している
４）上記３）の、国内優先権の主張の元になった出願の出願日は、特許Ａの出願日より前である

なにとぞご助言の程よろしくお願いいたします。

回答No.2

takapat · ベストアンサー

Ｎｏ．１の回答は？です。
Ｂは国内優先権を主張していますのでその基礎となった出願（仮にＣ）はＣの出願日から１年３月後に取り下げられたものとみなされ、Ｂが公開になったときにＣと重複する部分にのみ拡大先願の地位があたえられます。Ｂで新たに加えられた発明については、Ｂの出願日で２９条の２の適用がなされますので、新規に追加した内容にはＡに対しては先願の地位がありません。
ＡとＢが同一の発明であっても、Ａと同一の発明についてＣに記載されていなければ残念ながら先願の地位を主張できません。
Ａの出願前にＣが公開されていれば２９条の２ではなく、２９条第1項第３号又は２９条第２項の適用対象になります。
特許権は対世効力を有し、瑕疵ある特許権を無効にすることは万人の利益に資することなので匿名でも情報提供は可能です。提供した情報が正しいか否かについて提供者に何ら責任を問われることはありません。
手続きの仕方について詳しいことは特許庁のＨＰにあります。

参考URL：

http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_01.htm

お礼

出願Ｂを、情報提供の資料として提出できることがよく理解できました。
ご回答ありがとうございました。

回答No.6

noname#81972

質問文に「特許」と書かれていますけど、特許査定になって登録料を支払って登録されるまでは「特許」とは言わずに特許「出願」と言います。特許になることがあり得ないＣにまで「特許」という言葉を使っていることから推測すると、これら２つを混同している可能性もあると考えられます。その推測が正しければ、難しい話をしても仕方ないように感じます。

要するに、この質問のポイントは、単純に、出願Ｃを基礎とした国内優先権主張を伴う出願Ｂが、Ｃの出願日とＢの出願日との間に出願された他人の出願Ａに対する拡大先願の立場になるかどうかという点ですよね？だとしたら、特４１条の条文に規定されたとおりです。

特許法　第４１条（特許出願等に基づく優先権主張）
１　・・・
２　前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲・・・に記載された発明・・・についての第２９条、第２９条の２本文・・・の規定の適用については、当該特許出願は、当該【先の出願の時にされたもの】とみなす。
３　第１項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面・・・に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲・・・に記載された発明（・・・）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該【先の出願について出願公開・・・の発行がされたもの】とみなして、第２９条の２本文又は同法第３条の２本文の規定を適用する。

平たく言えば、出願Ｂは出願Ａに対する拡大先願の立場にあるとみなされます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-3.pdf
優先権主張に関する審査基準も参考にしてください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_iv.pdf

ところで、実際Ａは特許になっているんですか？それともまだ審査中なんですか？補足をお願いします。すでに特許になっているんだったら、単なる情報提供で本当に特許庁が動いてくれるんだろうかという懸念が私個人的にはあります。ちゃんとお金を払って特許無効審判（特１２３条）の請求をした方が確実だと思いますよ。一方、もしもまだ特許になっていない段階（審査中）だったら、特許無効審判の請求はできませんけど、他の先行技術その他の理由で勝手に拒絶される可能性だってあります。

お礼

ご回答ありがとうございました。
出願Ｂが出願Ａに対して、拡大先願の立場にあることが、よく理解できました。
根拠となる条文もご提示いただいて、大変わかり易かったです。

ご回答くださった皆さんにご指摘いただきましたが、
Ａは審査中のものであり、特許権は設定登録されておりません。
私が、「特許」という言葉を「出願」を含む意味で使ってしまい、質問が曖昧になっていました。
申し訳ありませんでした。

情報提供をするか、後々無効審判を請求するかは、今後協議の上進めて行きたいと思います。

回答No.5

takapat

基本的なことですが、Ａは特許権が設定登録されていますか？先ず特許掲載公報か原簿の確認が必要です。ご存じだと思いますが、特許出願公開公報は、技術情報として開示されているだけで特許権の有効性を示す物ではありません。
審査段階での情報提供は特許出願を拒絶に持ち込むために有効な手段ですが、一旦適法に特許権が成立してしまっていれば、情報提供をどれだけしても特許無効審判を請求しなければ特許を無効にすることは出来ません。審判請求にはそれなりに費用も掛かります。
弁理士に相談するのが一番です。

お礼

Ａは公開段階のものであり、特許権は設定登録されておりません。
「出願」と「特許」を同じ言葉として使ってしまい、曖昧な質問になっていました。
申し訳ありませんでした。

回答No.4

takapat

度々申し訳ない。Ｎｏ．２は正しく、Ｎｏ．３は無視して下さい。
ちょっとあわてて変なことを書いてしましました。
これは、分割、変更の場合の規定でした。

お礼

Ｂが出願Ｃの分割、変更出願である場合は、拡大先願の地位にないということですね。
これも知らない知識でしたので、大変勉強になりました。ありがとうございます。

回答No.3

takapat

申し訳ありません。
Ｎｏ．２にも間違いがありました。
国内優先権の場合Ｂが他から２９条の２で拒絶される場合には、
Ｃと重複する部分には先願の地位がありますが、
他の出願を拒絶・無効とする場合には現実の出願日つまりＢの出願日が適用になりますので、残念ながらＢではＡを無効にできません。

回答No.1

Massy57

要は先後願の関係で特許を無効にしようというお考えですね。
実務上はなかなか先後願で特許が無効にはならない(先後願の場合は、同一発明であることを証明する必要がありますが、一般に同一という主張に対し、「いやここが違う」という反論の方がとおりやすいものです）ことはさておき、特許Bの国内優先権を主張している特許（Cとします）が特許Aより先願なわけですから特許Cを提供されればよいだけです（特許Bを提供する必要はない）。
もちろん特許Cが特許Aのクレーム１と同一発明でなければ特許は無効になりません（B＋CでAのクレーム１と同一では勝てません）。
CがAの出願日以前に公開されていればよろしいのですが・・・・。

補足

さっそくご回答をくださり、ありがとうございます。
先後願の関係で無効化させるのはやはり難しいのですね。参考になりました。
今回、特許Ａを確実に無効化したい事情があり、使える文献は全て収集するべく質問させていただきました。

さて、大変恐縮ではありますが、もう１点ご教授願いたいことがあります。

ご回答にありました、特許Ｃについてですが、これは優先権主張の基礎となる出願であり、
出願から１年３ヶ月後に取り下げられることがあると思います。
この場合、特許Ｃの内容は、IPDLなどのデータベース上で確認できません。
このような場合、特許Ｃの代わりとして、特許Ｂを提出できるのでしょうか。

お時間に余裕のある時で構いませんので、御一考下さると幸いです。